美国联邦法规(CFR)第37编(也就是美国商标法实施规则)第2.34条规定,商标申请必须含有以下一个或多个申请基础:
1. 实际商业使用(Use in commerce)
实际商业使用是指商标在申请之日前已经在美国进行商业性使用。“使用”主要是指标有该商标的产品已经在美国市场上销售或者在美国媒体上做了宣传广告。同时值得注意的是,使用是指申请指定的所有商品或服务都有使用,而不是指部分使用。如果以实际使用为基础提交美国申请,申请人需要请提供商标使用证据(即每个类别至少提供一张标有商标的产品照片),以及在美国和在世界其他国家首次使用的日期(需精确到年月)。
2. 意图使用(Intend-to-Use)
意图使用是指虽然商标在提交申请时尚未在美国使用,但申请人真诚地(Bona Fide)计划即将在美国使用该商标。以意图使用为基础提交的商标申请,待该商标通过审查后,自下发核准通知书(Notice of Acceptance)之日起最长3年内,必须提交该商标在美国商业中投入使用的声明(Statement of use)。否则,该商标将被视为放弃。如果申请人在商标审查过程中,已将商标投入商业使用,则可以修改申请案以声明商标的实际使用(Amendment to allege use),并使之成为以实际使用为基础的商标申请。
3. 原属国申请
原属国(Country of origin)是指申请人真实有效的工商营业场所、居住地(若无营业场所)或国籍(若无居住地)所在的国家;而且,该国家必须是美国参与缔结的国际公约或条约的缔约国之一,或者美国给予对方国民互惠权利的国家。
根据美国《商标法》第44(d)条的规定,如果申请人在其原属国提交商标申请后的6个月内,又在美国提交了相同商标的注册申请,那么在符合法律要求且不影响第三人在先取得的权利的情况下,其原属国申请日可以作为在美国提出申请的日期。亦即我们通常所说的“国际优先权”。
基于原属国申请提交的美国商标申请,申请人还必须声明其真诚地意图在商业上使用该商标。
4. 原属国注册
已经在原属国注册的商标,可以在美国申请注册。但申请人应提交原属国注册的真实副本、影印本、证明或经核证的副本。虽然美国不要求该商标在获得注册前已经投入商业使用,但申请人必须声明其真诚地意图在商业上使用该商标。
5.马德里国际注册延伸保护请求(Extension of protection of an international registration)
通过马德里体系注册的国际商标,其持有人可以请求将国际注册延伸至美国保护。请求需附上一份意图在商业上使用该商标的声明。收到国际局转交的延伸保护请求后,USPTO会对请求进行审查。
上述5个申请基础中,申请人可以主张多个申请基础,但不得在同一申请中就相同商品或服务同时主张“实际商业使用”申请基础和“意图使用”申请基础,而“延伸保护请求”申请基础不得和其他申请基础相结合。
依据美国商标法,美国专利商标局(USPTO)将商标注册簿分为:主簿(Principal register)和副薄(Supplemental register)。在美国申请商标注册时,除非在申请中特别说明,否则USPTO都会将申请视为是在主簿中申请注册。
通俗的说,有资格在主簿中注册的商标,是在注册时就能够起到区分商品或服务来源、具有显著性的标志。而具有一定的区分商品或服务作用、但不具有显著性的标志,不能在主簿中注册。但是,如果这样的标志可能通过长期使用从而获得显著性,则可以申请在副簿中注册。
美国商标法规定有 5 种标记不准注册:
1.不道德的或违反“公共秩序”的标记;
2.与美国和外国国旗、国徽等标志相同或相似的标记;
3.未经本人同意而使用在世人姓名或肖像的标记;
4.可能在市场上引起混淆的标记;
5.说明性的标记或该说明与商品内容不符的标记,包括地名与产地不同的地名标记、美国常用的姓。
前四种标记是绝对排斥在注册簿之外的;对第五种标记,如果经审查认为它具有一定的区分商品或服务的功能,且已经合法地在商业上进行使用,则可以批准在副簿中注册。
主簿注册的主要优势:(1)主簿注册的商标自注册之日起连续不间断使用超过5年,可以获得不可争辩性,从而阻止第三方对商标的有效性进行抗辩;(2)主簿注册的商标可以在美国海关申请备案,阻止侵权货物通过海关。副簿注册的商标无法获得不可争辩性,也无法在申请海关备案。
副簿注册的主要优势:主簿注册的商标将经历公告程序和异议期,副簿注册商标审查通过后直接予以注册,不会予以初审公告,不会被第三方提出异议申请。此外,申请人可以基于上文提及的5种基础申请主簿注册。但副簿注册只有一种申请基础,即必须基于实际商业使用,也就是说该商标必须已经在美国商业上合法地使用才能申请副簿注册。
USPTO对商标的审查较为严格,因此申请人针对不同类型的商标需要注意以下问题:
1. 中文商标可以在美国提交申请,但是申请人需要提供构成该商标的每一个中文字的读音以及相应的英文翻译。
2.如果商标是由简单的英文字母组成,并且这些字母没有进行风格化的修饰,为了使商标受保护的范围更广,申请人提交申请时可以声明该商标为普通字体(Standard Charaters),即不声明保护任何颜色、大小、字体。这里所说的普通字体,通常指TIMESNEWROMAR 或 ARIAL。
3.商标如果为彩色,需要具体说明每个部分的颜色。值得注意的是,如果商标为灰色,USPTO将认定该商标为彩色商标。
4.必须明确指出该商标是否在相关商业或贸易、地理描述或其他语言上有特殊含义。
另外,USPTO对提供的商标图样的要求也非常严格。商标图样必须清晰,不能有任何模糊感。对于采用电子方式提交的商标图样,USPTO对其格式和像素等也有相应的要求。
虽然美国不限制提交申请的商品或服务的个数,但是由于美国主张“使用”原则,因此申请人在选择商品或服务时一定要限定为确实在生产销售的商品或者提供的服务,切不可认为提交的商品类别越多,商标保护的范围就越广,从而选择一些根本没有在生产销售的商品或提供的服务。这样做很可能会导致整个商标被撤销。
另外,美国虽然遵循国际尼斯分类,但是其商品服务类别往往比尼斯分类中的更加细化。因此,建议申请人在选择准备申请的商品或服务时,可以提供该商品或服务在行业内的通用名称,而不必刻板的按照我国出版的《类似商品和服务区分表》提供的商品或服务名称来进行选择。
除联邦商标法外,各州也有各自的商标法。一个企业可以进行联邦商标注册,也可以仅在某一个州注册,但其获得的法律保护也因联邦法和州法的不同而有很大差异。一般来讲,未在美国专利商标局注册的商标,适用所在州的法律保护,一旦受到侵权也得不到法定赔偿。而且如果它与某个在联邦注册的商标相抵触,那么在联邦注册的商标就有优先使用和优先被保护的权利。
如果商标注册人自商标注册之日起连续5年在美国使用其注册商标,则注册人通过申请可以获得无可争辩的权利。一项无可争辩的注册可以构成注册人拥有在贸易中使用其商标的独占权的确凿证据,而且任何第三方再也不能以该商标缺乏显着性为理由,要求撤销该商标注册。对于真正有在美国销售其产品的注册人来说,此项规定十分有意义。
美国商标法第15条规定,为了获得无可争辩的权利,商标注册人必须在上述5年期限届满后1年内提交使用宣誓书(Affidavit),以声明其连续5年使用并仍继续使用其注册商标。
美国商标法第8条规定,在商标注册或公告后6年期限届满前1年内(即商标注册或公告后的第5年到第6年间),或者在6年期限届满后的6个月宽限期内,注册人必须向USPTO提交宣誓书,以声明其商标在指定商品或服务上仍有商业性使用,或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由,并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。未在规定期限内提交宣誓书的,USPTO将撤销商标注册。
在实践中,很多注册人都没有注意或重视此项规定,认为只需要在10年有效期届满前进行续展就可以维持该商标的有效性。因此造成了一大批美国已注册商标因没有及时提交使用宣誓书而被撤销。
美国注册商标的有效期为10年。在有效期届满前1年内,或者届满后的6个月宽限期内,商标所有人可以向USPTO提交续展申请。与其他国家不同的是,美国商标法第8条规定,注册商标所有人提交续展申请的同时,仍然需要提交使用宣誓书。否则,USPTO将撤销该商标注册。
项目 | 费用(美元) |
商标注册申请费: --纸质申请 --TEAS常规电子申请 --TEAS RF电子申请 --TEAS Plus 电子申请 | 每类(商品或服务): 600 400 275 225 |
修改申请案以声明使用(Amendment to allege use) --纸质 --电子 | 每类: 200 100 |
提交使用声明(Statement of use) --纸质 --电子 | 每类: 200 100 |
分案申请 --纸质 --电子 | 每件新申请: 200 100 |
续展申请 --纸质 --电子 | 每类商品或服务: 500 300 |
在续展申请中补正 --纸质 --电子 |
200 100 |
依据第8条提交宣誓书 --纸质 --电子 | 每类: 225 125 |
依据第15条提交宣誓书 --纸质 --电子 | 每类: 300 200 |
商标公告 --纸质 --电子 | 每类: 200 100 |
颁发新的注册证书 --纸质 --电子 |
200 100 |
商标弃权 --纸质 --电子 |
200 100 |
商标修改 --纸质 --电子 |
200 100 |
商标无效请求 --纸质 --电子 | 每类: 500 400 |
商标异议 --纸质 --电子 | 每类: 500 400 |
单方上诉 --纸质 --电子 | 每类: 300 200 |
*表中仅为部分官方费用,详情以官网为准。官费不定期进行调整,以申请当日实际公告为准。