美国——发明专利

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属于专利保护主题

      保护主题属于发明专利的保护客体。美国对专利保护客体的限制相对较少,计算机程序、商业方法等均可成为保护客体。

新颖性

      发明创造是“新”的,即在有效申请日前未被现有技术或抵触申请所公开。

非显而易见性

 发明创造相对于现有技术是“非显而易见”(non-obviousness)的。

单一性

一项专利申请保护一项发明创造。

不能重复授权

同样的发明创造只能授予一项专利权。

充分公开

专利申请说明书的公开内容应使得本领域技术人员都能实现并使用该发明。同时应公开发明的最佳实施例。

清楚以及其它条件

说明书应当包含发明本身以及发明作出和使用的方式和过程的完整、清楚、简洁、确切的书面描述。

 

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保护期限.jpg


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1. PCT途径

依据《专利合作条约》,申请人可以向包括中国国家知识产权局在内的国际专利申请受理局提交一份PCT国际专利申请(可以要求中国在先申请的发明或实用新型的优先权)。之后自国际申请日/最早优先权日起30个月内向USPTO提出进入美国国家阶段申请。通过PCT途径申请美国专利,有以下两种方式可以进入美国国家阶段:

依据35 USC 371(简称371条)规定进入。这是常规的PCT申请国际阶段延伸至国家阶段。进入美国国家阶段时需要提交PCT国际公布文本的准确译文,可按照PCT条约第28、41条进行修改,但修改不得超出原PCT国际公布文本的范围。

依据35 USC 111(a)(简称111条)规定进入。该方式意味着申请人放弃原PCT申请。申请人不必提交原PCT国际公布文本的准确译文,而是可对原PCT申请文件进行修改或增加新内容,修改后的申请文件作为“继续申请”或“部分继续申请”存续。相较于371条方式,在原PCT申请文件存在缺陷、不足或者需要改进主题并写入申请文件时,该方式允许基于PCT公布文本进行申请文件的修改或增加,可弥补原PCT申请文件撰写的不足,有效地保护申请人的权利。

2.《巴黎公约》途径

申请人首次在任一《巴黎公约》成员国提出国家专利申请后12个月(发明或实用新型)/6个月(外观设计)内向USPTO就相同主题提出专利申请,并要求享有优先权。

3.直接向USPTO递交专利申请

在中国境内完成的发明或者实用新型向海外申请专利时需要事先进行保密审查。否则此专利申请对应的中国专利申请将不被授予专利权。


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美国发明专利的申请和审查流程与我国大致相同,包括申请的提交、受理、初步审查、公开、实质审查、审查意见通知书的接收与答复、最终获得授权或被驳回等步骤。但申请美国专利过程中需要提交的文件、审查意见通知书的形式以及答复与处理的方式等细节又与我国有一定差异。

1.提交申请

申请美国发明专利时,根据不同的申请途径,申请人需要提交的文件如下:

PCT途径(通过371条方式进入美国国家阶段)

Ø  申请表

Ø  申请文件:PCT国际公布文本的英文译文(补正时限为补正通知日起2个月或者优先权日起30个月,以后到期为准);依据PCT第19条提出修改后的权利要求的英文译文;国际初审报告以及依据PCT第34条修改的申请文件的英文译文。

Ø  宣誓或声明:表明自己是本专利的发明人,并对提出的文件负责。

Ø  信息披露文件(Information Disclosure Statement,IDS):申请人所知晓的所有在先技术相关信息。

Ø 由发明人签署的转让证明(若是申请人非发明人)。

PCT途径(通过111条方式进入美国国家阶段)

与上述通过371条方式进入美国国家阶段的PCT申请所需文件的主要区别在于,申请文件不是原PCT申请的准确译文,可在原PCT申请的基础上进行修改或增加新的内容。

《巴黎公约》途径

Ø  申请表

Ø  申请文件:通常包括权利要求书、说明书、说明书附图、摘要及摘要附图等。申请提交时若没有同时提交英文译文,补正时限为补正通知日起2个月或者优先权日起30个月,以后到期为准

Ø  优先权文件

Ø  宣誓或声明

Ø  信息披露文件(IDS)

Ø  由发明人签署的转让证明(若是申请人非发明人)。

 

1576738966662517.png扩展:信息披露义务

USPTO要求专利申请人负有对该专利涉及的所有在先技术的告知义务。如被发现有欺诈、不正当行为而导致未尽信息披露义务,或在先技术提交不完备,即使是仅对其中一个权利要求有影响,也会对专利的有效性或者专利权的实施产生不利影响。

包括发明人在内的相关人员在获得相关现有技术资料时应及时提交信息披露文件(IDS)给USPTO。对在先技术的披露义务,在专利申请至授权的期间内是一个连续的不可间断的义务,在这段时间里,申请人应及时告知新近发现的在先技术。

为避免漏交IDS,申请人在递交专利申请及答复审查意见的过程中,需查看PCT国际检索报告、已进入的其他国家专利局下发的审查意见中是否提出了相关在先技术。如有,应作为IDS提交给USPTO,且需要提供英文译文。


2.初步审查

3.申请文件的公

美国发明专利申请于申请日或优先权日起18个月公开。通过PCT途径进国家阶段的申请通常在进入之日起6个月后公开。申请文件公开后,专利申请的状态、审查意见通知书下发的日期、官方收到各类答复文件和信函的日期等都可在USPTO网站上查询。

4.实质审查和意见答复

美国审查意见通知书一般仅发出两次,包括一次非最终审查意见通知书(non-final rejection)和一次最终审查意见通知书。通知书将会指出该专利申请中是否存在具有授权前景的权项,以及存在哪些问题导致此专利申请不能满足授权条件。

如果申请人在最终审查意见通知书发出2个月内答复的,审查员会发出建设性审查意见(Advisory Action),申请人在收到最终审查意见或建设性审查意见通知书后,可以做出如下选择:

Ø  放弃该专利申请

Ø  提出继续申/部分继续申请:以原申请案为基础,在不修改发明实质内容的前提下修改专利保护范围,或者部分修改发明实质内容,从而提出新的申请。继续申请享有原申请案的申请日。部分继续申请中,与原申请案相同的部分,享有原申请案的申请日;新加入的部分,以提交新申请的日期为申请日。

Ø  提出继续审查请求(Request for Continued Examination,即RCE程序):收到最终审查意见通知书的3个月内(最长可延期至6个月内),要求审查员对该专利申请做进一步审查。可多次申请RCE程序,但需要承担相应费用

Ø  提出上诉请求(Appeal)

5.授权

专利经实质审查通过后,USPTO会下发授权通知书。申请人自授权通知书发文日起3个月内缴纳授权费后,即可获得授权。


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1.加速审查(Accelerated Examination)

适用范围

发明和外观设计专利申请

适用条件

Ø  权利要求总数不得超过20项,独立权利要求数不得超过3项,不能有多重引用的从属权利要求;

Ø  所有权利要求必须针对一项发明,若USPTO认为权利要求包含多项发明,申请人必须无异议地选取其中一项发明;

Ø  申请人在递交专利申请的同时,必须支付所有费用,必须提交所有文件;

Ø  申请必须以电子方式提交;

Ø  同意和审查员会晤,讨论审查过程中出现的问题;

Ø  申请人需要针对要递交的权利要求进行审前检索,递交审前检索报告,详细列明检索途径、时间等。申请人还要提交分析文件,分析指出每一篇现有文献公开了哪些权利要求项、针对检索到的现有文献,每项权利要求为何具有可专利性等内容。

处理周期

加速审查请求被批准后,审查员通常会在2周之内开始审查。加速申请通常在12个月内得到最终处理。

注意事项

审查员发出审查意见通知书,申请人必须在1个月之内答复,该期限不得延长(常规审查中,期限一般是3个月,可延长至6个月)。若申请人未在1个月内答复,该申请将被视为放弃,而不是转为常规申请。

2.优先审查(Prioritized Examination Track)

适用范围

申请日在2011年9月26日或之后的发明和植物专利申请。

适用条件

Ø  申请必须通过电子方式提交;

Ø  提交一份完整申请,即完整的专利说明书、发明人的宣誓声明、基本申请费、检索费、审查费等;

Ø  申请不得超过4项独立权利要求和总计30项权利要求,且不能含有多重引用的从属权利要求;

Ø  提出优先审查请求,并交纳优先审查费(4000美元);

Ø  该年度尚有优先审查的名额,目前USPTO每年可受理10000个优先审查申请。

处理周期

在获准优先审查之日起12个月内得到最终处理

资格丧失

优先审查请求获准后,如有下列情形,将导致优先审查资格丧失:修改申请使得权利要求数量超过规定、加入多重引用的从属权利要求、提出继续审查、申请人在答复审查员意见或专利局其他意见时请求延期等。

注意事项

申请人不需要做审前检索和提交分析文件。

3.特殊申请的加快审查

USPTO为某些特殊的专利申请提供了加快审查的渠道,包括:

Ø  发明人的年龄在65岁及以上或发明人健康状况不好

Ø  发明显著提高环境质量

Ø  发明对能源的开发和节约有重大贡献

Ø  发明对防御恐怖组织有重大贡献等

4.专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)

USPTO和包括中国在内的多个国家专利局建立了PPH试点项目。通过该项目,针对同一专利申请,专利局之间可以彼此利用对方的审查结果,进而达到减轻重复劳动加快专利审查的效果。申请人可依据其在首次申请受理局提交的专利申请中被认定为可授权的一项或多项权利要求,在后续申请受理局提出加快审查要求而无需缴纳额外费用。

中美专利审查高速路试点项目于2011121日启动,原试行期1年,目前已将试点项目无限期延长。该项目只适用于发明专利申请,不适用于临时专利申请、植物专利申请、设计专利申请等。

USPTO通常在PPH请求提交2个月内对该请求进行审批。PPH项目的明显优势是通过免费的PPH请求即在专利局获得优先处理,并且授权率相对较高。


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临时申请是美国专利申请中的一种特殊制度。临时申请是一种简化的、非正式的申请,不需要准备完整详细的申请文件,只要满足最低的形式要求即可递交申请。

USPTO对临时申请不公开、不实审、不授权。临时申请的重要作用之一,是为后续申请提前抢占申请日。在自临时申请的申请日起12个月内,申请人可以递交正式申请,并主张该临时申请的优先权,此时临时申请的12个月期限不计算在专利权期限内;申请人也可以选择直接将临时申请转为正式申请,此时专利期限将会从临时申请的申请日起算。大部分申请人会选择前一种方式。


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专利再颁制度是修正授权专利错误的重要手段,专利权人从专利正式授权日开始,可以申请重新启动该申请的审查,以修改当前授权专利中的错误,或扩大或缩小权利要求的保护范围。

通过再颁申请可以扩大权利要求保护范围,也是为专利诉讼和许可事务服务的常见策略。需要注意的是,如果是专利权人希望扩大权利要求保护范围,需要在专利授权日之后的2年内提出再颁请求。

 

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在美国,专利无效采用双轨制,可以通过行政途径和司法途径挑战专利权的有效性。2012年《美国发明法案》实施后,美国专利无效的行政程序主要包括以下三种:单方再审(ex parte re-examination,EPR)、授权后复审(post-grant review,PGR)和多方复审(inter partes reviews,IPR)。三种程序均由USPTO的专利审理和上诉委员会(PTAB)进行审查并作出决定

EPR的单方性体现在:专利权人参与整个再审程序,而请求人参与程度有限,仅限于提出请求,并对专利权人的答辩进行回应,此后无法再介入再审程序,也不能就再审结果提起上诉,而专利权人可以上诉。IPR和PGR均是在专利权授权之后提起,因此也称“授权后程序”。三者对比如下:



单方再审(EPR)

授权后复审(PGR)

多方复审(IPR)

申请时间

任何时间

专利授权或再颁发后9个月内

专利授权或再颁发后9个月后,或者PGR程序中止之后

申请主体

任何人(含专利权人),无需表明利害关系,可匿名提出

专利权人之外的利害关系,需表明利害关系,不可匿名提出

专利权人之外的利害关系,需表明利害关系,不可匿名提出

无效理由

新颖性、非显而易见性问题

专利无效的任何理由

新颖性和非显而易见性

证据类型

在先技术或者公开出版物

可以无效专利的证据

在先技术或者公开出版物

立案标准

是否涉及实质的新的可专利性问题(最低)

有可能至少无效一个权利要求(最高)

在至少一个权利要求争论中,申请人有合理证据优势(中等)

审理时长

约2年

立案后1年内

立案后1年内

禁反悔原则

是否可上诉

专利权人可上诉;请求人不可上诉

均可上诉

均可上诉

主要官费

请求费约2000美元

申请费12000美元(20项权利要求以内);立案后程序费用18000美元(15项权利要求以内)

申请费9000美元(20项权利要求以内);立案后程序费用14000美元(15项权利要求以内)

 

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项目

费用(美元)

申请费

280

检索费

--无PCT检索报告

--有PCT检索报告

 

600

480

实审费

720

超项费

--权利要求超20项

--独立权利要求超3项

 

80/每项

420/每项

多项从属权利要求费

780

审查意见答辩费

0

提出RCE

--第一次

--第二次

 

1200

1700

提出APPEAL

800

授权费用

960

年费

--第3.5年

--第7.5年

--第11.5年起

 

1600

3600

7400

 *表中仅为部分官方费用,详情以官网为准。官费不定期进行调整,以申请当日实际公告为准。