美国专利商标局（USPTO）第42.73(d)(3)条规定一般较少被用于诉讼，其禁止了专利权人或申请人采取与多方复审（Inter Partes Review，IPR）程序中作出的不利判决不一致的行为，而最近美国联邦巡回上诉法院在SoftView LLC v. Apple Inc.案的判决中将这一规定推到了风口浪尖。

尽管法院对第42.73(d)(3)条许多规定作出了许多解释，但仍存在几个问题，包括采取与不利判决不一致的行为意味着什么，以及禁止适用的范围有多大。本文将聚焦于这些问题。

美国联邦巡回法院 SoftView案中对这一问题进行了讨论。在该案中，法院处理了第42.73(d)(3)条规定的一个子条款，即第(i)款，该款规定专利权人或申请人不得在任何专利中获得与最终驳回或撤销的权利要求无显著区别的权利要求。

SoftView的互联网内容显示专利曾受到多项专利无效挑战，包括第三方提出的IPR以及苹果公司提出的复审。在IPR中，PTAB撤销了该专利的部分权利要求，而在复审中，审查员驳回了剩余权利要求以及SoftView新修改的权利要求。

然后，在SoftView对其中一次复审提出上诉时，PTAB认为，IPR中的不利判决禁止SoftView获得修改后的权利要求以及维持其已授权的权利要求。在此案件中，PTAB发现，每项权利要求要么与被撤销的权利要求基本相同，要么仅仅是之前在IPR中因显而易见性问题被宣告无效的限制性组合，因此与其之前被撤销的权利要求没有显著差异。

在上诉中，联邦巡回法院部分维持原判，部分撤销原判。首先，法院认为PTAB在第42.73(d)(3)(i)条中正确地赋予了“显著差异”一词与创造性类型专利重复授权案件（obviousness-type double patenting cases）和抵触审查程序（interference proceedings）中赋予该词相同的含义，因为在特定法律领域使用的同一术语应当具有相同的含义。

法院还讨论了USPTO是否具有“颁布法规的法定权利”。

SoftView辩称第42.73(d)(3)条规定的颁布是非法的，因为USPTO应仅限于颁布有关程序事项的规定，而非“专利法的实质性问题，例如USPTO决定的禁反言效力”。法院不同意这一观点并认为《美国法典》第35篇第316(a)(4)条“泛指USPTO‘管理IPR及其与其他程序关系’的法规”为该规定提供了依据，因此USPTO的权力并非仅限于颁布程序性事项规定。

法院的理由是第42.73(d)(3)条规定与该条款紧密相关，因为它防止了专利权人或申请人采取与IPR程序结果不一致的行为。因此法院维持了部分PTAB的判决，即第42.73(d)(3)(i)条禁止了SoftView在复审期间获得修改后的权利要求。

但法院同时也推翻了PTAB关于禁止SoftView维持其已授权的权利要求的判决。法院同意SoftView的观点，即该规定不适用于不利判决之前已授权的权利要求：该规定应适用于获得新的权利要求而非维持现有的权利要求。

法院进一步解释说，获得一项新的、无显著差异的权利要求可以等同为一种规避先前不利判决的行为，因此符合该规定的“与不利判决不一致的行为”。相比之下，寻求维持已授权的权利要求不能被视为对相关权利要求判决的规避。

因此，法院维持了PTAB对不利判决后修改的权利要求适用第42.73(d)(3)条的判决，但对于已经授权的权力要求，法院则撤销了判决并将其发回重审。

法院解释说，禁止当事人获得无显著差异的权利要求可以防止破坏USPTO程序结果的行为。但是，寻求维持已经授权的无显著差异权利要求也会破坏程序的结果。IPR的目的是剔除不良的专利权利要求，而一方当事人对无显著差异权利要求的后续有效性质疑进行抗辩可以说是破坏了这一目的。从这个意义上说，新权利要求与已授权权利要求之间的区别为何重要尚不清楚。

此外，虽然SoftView案解决了第42.73(d)(3)(i)条关于禁止获得与已取消的权利要求无显著差异的权利要求的规定，但法院并未界定第42.73(d)(3)条关于禁止“采取与不利判决不一致的行动”这一更为宽泛规定的外部界限。相反，法院只是指出与不利判决不一致的行为是一种试图规避判决的行为。那么除了无显著差异权利要求以外，这种禁止能延伸至多远？

根据法院的推理，显然不会很远。尽管如此，法院似乎引用了上述Nelson案以表明第(d)(3)款将禁止专利权人提出与之前IPR中被驳回的论点不一致的论据。因此，至少从目前来看，提出不一致的论点很可能会落入第(d)(3)款的范围。

在SoftView案中另一个未解问题是该规则是否禁止专利权人在地区法院执行无显著区别的权利要求。尽管一些被告在SoftView案之前就提出了这一论点，但法院却回避了这一问题。例如，美国新泽西州地区法院去年在Choon's Design LLC v. Wecool Toys Inc.一案中对USPTO的规定能否在局外适用表示怀疑，但最终裁定，无论如何，法院都难以在起诉阶段确定所主张的权利要求是否与先前取消的权利要求有显著区别。

SoftView案似乎暗示了，至少对在不利判决之前授权的权利要求，第42.73(d)(3)条并不会阻止此类实施。事实上，如果该规定不禁止专利权人对其已经授权的权利要求进行辩护，那么它似乎也不会禁止专利权人主张这些权利要求。

最后值得注意的一点是，在某些方面，第42.73(d)(3)(i)条与USPTO近期拟发布的期末放弃（terminal disclaimer，TD）规则有所相似。

根据拟议的规则，TD会包含一份协议说明若通过TD与主题专利相联系的另一项专利中的权利要求被视为不具有专利性，则该专利将不可实施。这意味着，专利权人将被禁止实施与被认定为不具备专利性的权利要求无显著差异的权利要求。

第42.73(d)(3)条和拟议的TD规则都旨在防止专利权人获得与先前被取消的权利要求无显著差别的权利要求。如果TD规则通过，它将比第42.73(d)(3)条拥有更大的禁反言效力。如果拟议的TD规则未获通过，则第42.73(d)(3)条很可能成为专利挑战者抵御无显著差异权利要求的重要手段。

目前，从业者们只能拭目以待，看SoftView案之后专利实践在这方面将会如何发展。

内容来源：https://www.law360.com/ip/articles/1879746/patent-owner-estoppel-questions-in-the-wake-of-softview