Birch Stewart Kolasch Birch（编者：这是一家国际知名的知识产权律师事务所。）合伙人MaryAnne Armstrong表示，改变美国专利制度需要很长时间，但有两项重大努力正在取得进展。

《美国发明法案》（the America Invents Act，AIA）颁布至今已将近11年，这是美国最近的一次专利法重大修改。已有近10000起根据AIA规定提起的授权后程序（post-grant proceedings）。

所提交的请求（petition）中约有三分之二被准许立案（institution）；约20%的程序在立案之前就已了结，另有25%在立案后了结。例如，2018年，共提交了1436起请求，但只有577起请求被准许立案，其中201起在立案后结案。因此，事实上，只有约26%的请求真正进入审理阶段。

然而，美国专利和商标局（USPTO）的统计数据显示，那些进入审理阶段的专利，大约80%有一项或多项权利要求是无效的。

在同时期内，美国法院通过美国最高法院审理的几个值得注意的案件：梅奥诉普罗米修斯案（Mayo v Prometheus）、分子病理学协会诉麦利亚德基因公司案（Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics）和爱丽丝诉CLS银行案（Alice v CLS Bank），大大缩小了《美国法典》第35卷第101节规定的可获专利的发明范围。法院关于《美国法典》第35卷第101节的判决对计算机和生物技术产业产生了重大影响，大大限制了这些技术的专利保护范围。

现在，美国国会正从两个方面提出专利法改革建议：（1）进一步修改AIA条款，以处理授权后程序；（2）将对《美国法典》第35卷第101节所作的修改编入法典，以扭转或减轻最近一连串涉及该条款项下专利适格性的法院判决所带来的影响。

授权后程序的拟议修改

2019年7月10日，《STRONGER专利法案》在美国参议院被提出，旨在通过限制授权后程序和单方再审（ex parte re-examination，EPR）的可行性、吸引力和有效性，从而削弱授权后程序。《STRONGER专利法案》是2015年首次出台，2017年再次出台的一项法案的新体现。

（编者：《STRONGER专利法案》全称Support Technology & Research for Our Nation’s Growth and Economic Resilience，即支持利于国家发展与经济恢复的技术与研究法案。）

在概述基本结论（Findings）部分时，法案指出：“2011年专利法全面改革的意外后果继续变得显而易见，包括战略性地提出授权后复审程序（post-grant review，PGR），以压低股价和达成敲诈性和解；提出多方复审程序（inter partes reviews，IPR）和授权后复审程序的重复性请求，以发挥骚扰专利权人的作用；以及给美国地区法院和专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）带来不必要的重复性工作。”

《STRONGER专利法案》对授权后程序的拟议修改，将改变（1）权利要求解释标准；（2）证据标准；（3）程序启动资格；和（4）立案（institution）要求。

（1）根据对权利要求解释标准的拟议修改，IPR和PGR中的权利要求将必须“如同在专利无效诉讼中根据第282（b）节的规定解释权利要求那样”来进行解释，即与诉讼中使用的标准相同。

（2）同样地，该法案提议IPR和PGR中专利被推定有效的证据标准，要与在诉讼中使用的标准相类似。

（3）一项更重大的拟议修改是关于授权后程序的启动资格。启动IPR的请求人必须是（a）因专利侵权而被起诉；或（b）被指控侵犯专利权的人、实际利益关系人或者与该人有利益相关的人。启动PGR的请求人资格扩大到包括能够证明具有“与专利有效性相关的竞争性损害”的一方当事人。

（4）法案提议，准许IPR立案的标准是请求人必须证明，就其请求中质疑的至少一项权利要求，请求人占据合理可能性证明优势。然而，准许PGR立案的标准是请求人必须证明，“更有可能的是，请求中所质疑的权利要求至少有一项是不可专利的”。更具限制性的是，法案提议，对于USPTO先前准许立案的程序中的任何权利要求，不得再准许授予后程序（包括IPR和PGR）的立案。应当指出的是，该议案并不要求在后的程序请求与先前被准许立案的程序请求是由同一实体提出的。

《STRONGER专利法案》还提议对PTAB处理授权后程序进行程序上的修改。例如，参与决定是否准许IPR或PGR立案的行政专利法官（administrative patent judge， APJ）不得成为审理该案的合议庭成员。如果一个三人合议庭决定准许立案，则后续的审理必须由另一个三人合议庭进行，因此需要六名APJ参与复审程序。

《STRONGER专利法案》还提议对再审程序进行重大修改。最值得注意的是，该法案要求明确所有实际利益关系人的身份。目前，单方再审（ex parte re-examination，EPR）的请求可以匿名提出，是因为再审是一个单方面的程序。

 对于第三方来说，再审是一种在不暴露其身份的情形下对一项专利提出挑战的有价值的程序。再审程序的匿名性（所带来的价值）被请求人一旦提出再审请求就不能参与程序的事实所抵消了。

 要求明确所有实际利益关系人身份的拟议修改，将使得单方再审请求（如拟议的修改所打算的那样）失去相当大的价值。

对35 USC §101的拟议修改

2019年5月22日，几位国会议员提出了第二项加强专利权保护的策略，提议对《美国法典》第35卷第101节进行修改。为处理根据第101节规定对专利有效性发起的攻击，法案首先提议在《美国法典》第35卷第100节项下新增一条定义：“（k）“有用的（useful）”一词是指通过人为干预在任何技术领域提供具体实用价值的任何发明或发现。”

《美国法典》第35卷第101节目前规定：“任何人发明或发现了任何新的和有用的方法、机器、制造品或合成物，或者对它们进行了任何新的和有用的改进，均可获得一项专利，但必须符合本卷规定的条件和要求。”

 根据对第101节的拟议修改，法规将进一步表述为：“（b）本节项下的专利适格性应仅在将所主张保护的发明作为一个整体加以考虑时予以确定，而不折损或忽略任何权利要求限定。”

 重要的是与拟议的立法有关的附加立法条文（Additional Legislative Provisions），其规定：“第101节的规定应被解释为有利于专利适格性。不得使用隐含的或其他司法创造的客体适格性例外情况（包括“抽象概念”、“自然法则”或“自然现象”）来确定第101节项下的专利适格性。所有确立或解释该等适格性例外情况的个案，现予废除。”

“第101节项下一项被要求保护的发明，其适格性应不考虑：以何种方式做出该项发明；某项独立性权利要求限定是否是众所周知的、普通的或是常规的；该项发明做出之时现有技术状况如何；或者与本卷第102、103或112节相关的任何其他考虑事项。”

 因此，对第101节拟议的修改明确推翻了法院关于第101节的判决，以及明确专利适格性的各种“尝试”。随着对这些拟议修改的讨论继续进行，国会于6月份举行了听证会，对拟议的修改进行了讨论。

 如果任何一项拟议的立法通过，即使是以某种变型形式通过，也可能对美国的专利保护范围产生重大影响。

 我们很难预测美国专利立法的成功，因为它往往不在美国国会讨论的“重要议题”的前列。美国专利法的修订通常需要一段时间才能获得前进的必要动力。

 然而，鉴于这两项拟议的修改对现行法律的潜在影响，应当对其进行密切关注。

（文章编译于：http://www.worldipreview.com；原文作者：MaryAnne Armstrong）

【编者按】

美国专利无效之EPR、PGR、IPR介绍

单方再审（ex parte re-examination，EPR）、授权后复审（post-grant review，PGR）和多方复审（inter partes reviews，IPR）是美国专利无效制度中的三种行政程序，由美国专利与商标局（USPTO）的专利审理和上诉委员会（PTAB）进行审查并作出决定。《美国发明法案》实施之前，通过行政手段无效专利权只有两种方式：单方再审和多方再审（inter partes re-examination）。该法案实施之后，多方再审程序被废止，由多方复审程序代替，并增加授权后复审程序。

EPR的单方性体现在：专利权人参与整个再审程序，而请求人参与程度有限，仅限于提出请求，并对专利权人的答辩进行回应，此后无法再介入再审程序，也不能就再审结果提起上诉，而专利权人可以上诉。

IPR和PGR均只能在专利授权之后提起，因此也称“授权后程序”（post-grant proceedings）。

三种程序的简要对比如下图：