2025年2月28日，USPTO宣布废除2022年6月21日发布的关于在涉及地区法院平行诉讼期间，专利审查与上诉委员会（PTAB）授权后程序中酌情驳回的备忘录。USPTO还宣布，若PTAB或局长复审基于该备忘录做出了决定，则这些决定中基于该备忘录的部分在PTAB将不再具有约束力或说服力。
该备忘录名为《地区法院平行诉讼期间《美国发明法案》（AIA）授权后程序中酌情驳回的临时程序》（Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation）”，其规定了当地区法院平行诉讼涉及同一专利时，PTAB在决定是否行使酌情驳回立案时所采用的因素。（参见Apple, Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020)）。Fintiv 判例生效后引发了酌情驳回案件立案请求的数量激增，这反而促使USPTO就PTAB处理酌情驳回案件的方式发起意见征集。此外，时任局长Vidal发布了现已被撤销的备忘录，她在备忘录中对基于Fintiv的驳回做出了四点澄清：1、如果申请人在申请书提出了“令人信服的不可专利性理由”，PTAB将不会做出基于Fintiv的驳回决定。2、如果平行程序是在国际贸易委员会（ITC）进行的，PTAB不会做出基于Fintiv的驳回决定。3、如果申请人提交了Sotera协议（承诺不在平行的地区法院程序中以相同的理由或任何可以合理提交给PTAB的理由提起无效），则PTAB不会做出基于Fintiv的驳回决定。4、PTAB可考虑平行诉讼法院的案件审理时间中位数作为决定是否驳回立案的参考因素。该备忘录发布后，基于Fintiv规则驳回立案的情况明显减少，虽然现在就断言废除该备忘录会带来什么样的变化可能还为时过早，但从业人员很可能会受到以下影响：- Sotera条款将不再对酌情驳回问题具有决定性作用。PTAB可能会将Sotera条款视为有力支持不行使酌情拒绝的一个因素。（参见Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020) (precedential as to § II.A).）。
- PTAB将不再进行决定性的“令人信服的不可专利性理由”分析。相反，申请书的价值将只是PTAB在Fintiv框架下考虑的一个因素。
- PTAB可能会重新考虑平行的ITC程序是否支持其根据Fintiv案酌情驳回立案申请。
- 在评估平行诉讼的审理时间时，PTAB 可能更关注具体案件的审判日期，而非地区法院的审理时间中位数。
内容来源：：https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-rescinds-2022-guidance-on-5880130/
