张耕 西南政法大学教授 博士生导师
赖春萍 景德镇陶瓷大学 法学系知识产权教师
新加坡新科科技有限公司与新科电子（东莞）有限公司的商标纠纷案，是我国企业和新加坡企业针对在美国的业务提起的跨国诉讼。从目前法院公布的文书来看，案件实体事实尚未完全查清，因此案情最终的走向尚不明确。但从目前进行的诉讼程序来看，本案反映出我国企业面对国际诉讼时，存在应诉不积极，不了解国外诉讼程序要求，聘请的律师不专业等问题，对我国企业未来应对国际知识产权诉讼，维护企业合法权益具有重要的警示作用。
一、相关当事人
原告：新加坡新科科技有限公司（SinCo Technologies Ptd, Ltd.,以下简称“新加坡新科”），是一家新加坡公司，在向州法院提起相关诉讼的一年后，它于2017年9月提起了这一诉讼。
被告：新科电子（东莞）有限公司（SinCo Electronics (Dongguan) Co., Ltd.,以下简称“中国新科”），是一家中国公司，并且据称也使用了XingKe Electronics (Dongguan) Co., Ltd这一名称。
Ng Cher Yong，新加坡人，现中国新科员工，并且据称也是新加坡新科的前员工。
Liew Yew Soon，马来西亚人，现中国新科员工，并且据称也是新加坡新科的前员工。
在变更后的诉状中，新加坡新科新增了一些被告，包括XingKe电子科技有限公司和Sincoo电子科技有限公司（这两个公司都是新科中国的关联公司），以及Mui Lang Tjoa（中国新科首席执行官）。
二、关于初步禁令（preliminary injunction）
2018年10月，针对所有被告及他们的相关方，新加坡新科向美国加利福尼亚北区地方法院提出初步禁令动议，主要包括：（1）禁止使用新加坡新科的商标或容易混淆的相似商标；（2）禁止使用“SinCo”，“Sincoo” “XingKe”或使用某些“SinCo”，“XingKe”的“语音等同词，以及颜色，大小写的变体”；（3）禁止转让，妨害或处置用于开展业务的位于加利福尼亚州圣何塞的某些房产。
多名被告中，只有Ng先生对原告的初步禁令动议提交了异议书，在2018年10月25日的庭审中，也只有他出庭参加的诉讼。
（一）新加坡新科版本的事实
新加坡新科与中国新科曾签订合同约定，由后者制造前者和美国客户签约或设计的组件，为了在产品上给外国用户提供提供统一的外观，防止混淆，新加坡新科授权允许中国新科使用其“ SinCo”文字和标识，但该授权仅限于中国新科作为新加坡新科的合同制造商的范围内。2015年11月，中国新科的大股东决定出售其在该公司的股份，新加坡新科与中国新科之间的关系走向了破裂。新加坡新科最初有兴趣购买这些股份，但通过尽职调查，发现中国新科存在多个违反质量和健康标准的行为。新加坡新科要求中国新科纠正这些问题，未果，中国新科转而以多数表决将股份出售给了一家名为KOTL的公司。新加坡新科与中国新科之间没有再签订任何合同，双方现在是公开市场上的竞争对手，正在竞争美国的相同或相似业务。
在Ng先生和Liew先生为新加坡新科工作期间，多次试图帮助中国新科窃取新加坡新科的顾客，在结束与新加坡新科的雇佣关系后，这种窃取行为仍然没有停止。并且，Liew先生、Ng先生以及另一名被告Tjoa先生均错误地向客户声称他们是新加披新科的代表，而实际上他们是在为中国新科的利益工作。
2017年1月开始，中国新科开始向美国专利商标局提交商标申请，试图获得“SinCo”文字和“ SinCo”标识的商标权，大部分申请被放弃，小部分被暂停。中国新科也提交了针对“XingKe”文字和 “XingKe”标识的商标申请，其中一些申请被放弃，另外一些仍然“有效”。
基于以上事实，新加披新科于2017年9月提起了诉讼，主要诉求为商标侵权及其他相关主张。
（二）Ng先生版本的事实
新加坡新科和中国新科是两家高度关联的企业，它们以相同的核心名称“Sinco”运营多年。两家公司甚至至少是间接拥有一些共同所有权（中国新科部分由香港的SinCo Holdings Groups Pt Ltd.拥有，并且该香港公司有三名个人股东，其中一位Bryan Lim是新加披新科的所有人）。尽管两家公司有关联，但他们也分别独立。例如，新加披新科的某些美国公司客户，也是中国新科的独立客户。
在2015年“Xu Shugon将其在中国新科中的大部分股份出售给——KOTL，新加披新科的竞争对手之后，新加坡新科与中国新科开始发生纠纷。但现在，中国新科不再使用“SinCo” 这一核心名称，而是使用“XingKe”，而本诉讼涉及的大部分关键事件均发生在中国新科以SinCo电子（东莞）的名义运营之时，早在2017年3月，中国新科就开始通知其客户它将以“XingKe”的形式运营。
此外，即使Ng先生有诸如工资单之类的单据使用了“SinCo”核心名称，但他仍然是中国新科的员工，从未受雇于新加披新科。
（三）对初步禁令动议的裁决
针对原告提出的初步禁令动议，法院于2018年10月30日，发表意见如下：
发布禁令必须满足两种标准之一。其中，传统标准包括四大要件：胜诉可能性（possibility of success on the merits），无法弥补的伤害(irreparable injury)，困难权衡[1](balance of hardship)，以及公共利益(public interest)。在浮动标准下，如果原告只能证明审理的必要性（serious questions going to the merits），不能证明胜诉可能性较大，在利益平衡严重倾向于原告，且其他两个传统标准要件都满足的情况下，法院仍然可能发出初步禁令。
1.胜诉的可能性/审理的必要性
关于胜诉的可能性和审理的必要性，Ng先生认为中国新科不再使用“SinCo”而改用“XingKe”，而州法院也允许其对“XingKe”商标的使用，因此没有发出禁令的必要性。新加坡新科认为，综合被告公司网页传递的信息，以及一些美国客户有说中文的员工这两个因素，允许其使用“XingKe”商标仍有可能导致美国的客户混淆。
法院认为，应禁止Ng先生和其余被告使用“SinCo”“Sincoo”或“SinCoo”，使用“SinCo”显然会引起消费者的困惑，既然中国新科似乎不再使用“SinCo”一词，那么初步禁令也不会对被告构成任何负担。关于“Sincoo”和“SinCoo”，因为这两个词汇在拼写和语音上都与“SinCo”极为相似，相关公众有混淆的合理可能，因此同样对其作出初步禁令。但没有必要禁止被告对“XingKe”的使用，因为对于美国客户来说，“SinCo”和“XingKe”是两个完全不一样的术语，差异非常大，即使它们的中文读音一致，也没有证据表明客户具有中文知识以至于造成混淆。至于新加坡新科公司的担忧，则完全可以通过免责声明来规避，只要被告在公司网站，官方文件及其他有可能造成混淆的语境中声明，“XingKe”与新加披SinCo公司没有任何关系，则可以基本避免混淆的可能性。
2.不可弥补的伤害/困难权衡
至于不可挽回的伤害，Ng先生认为，中国新科不再使用“SinCo”，而是使用“XingKe”。因此对任何对新加坡新科的损害是过去式的，一定的赔偿就已构成对原告的充分救济。法院认为，目前尚不能确定中国新科和其余被告是否未使用“Sincoo”或“SinCoo”，并且很可能在使用“XingKe”时缺少免责声明而导致相关公众混淆。在这种情况下，新加披新科已充分确定了不可弥补的伤害的可能性，例如丧失商誉和声誉。或者至少证明了在困难衡量中，利益的平衡明显倾向于原告一方。
3.结论
综上所述，有必要对被告发布初步禁令，但不能达到新加披新科所要求的程度。裁决被告不得使用“SinCo”“Sincoo”或“SinCoo”来标识或描述自己或他们的产品或服务。至于原告要求的禁止被告使用以上标志的语音、颜色等变体，因为没有迹象表明被告正在使用相似语音的标志，而禁止“SinCo”“Sincoo”或“SinCoo”的就意味着禁止了在任何颜色上使用这些标志，因此没有目前没有必要将禁令的范围进行如此宽泛的扩展。新加坡新科无需交纳保证金，因为法院下达的有限初步禁令不会给被告构成真正的负担。
最后，关于欺诈转移，也即新加坡新科查封相关不动产的请求，因为被告不是不动产的所有者，而所有者并非本案当事人；且没有证据证明该资产存在被销毁或被转移的可能性，或者在未被查封的情况下会导致无法弥补的损失，因此法院亦拒绝了原告这部分的禁令请求。
三、民事诉讼强制措施
（一）对违反保护令的处罚
2019年7月3日，新加坡新科针对被告和其代理人提起了一项民事处罚动议，因为被告的代理人Fazio在2019年4月15日向法庭提交的一封公开意见书中，披露了新科前首席运营官的证人证言，而此证言在当时还处于保护令规定的保密期内，Fazio和被告没有对违反保护令提供任何合理解释。因此法院认为，被告和其代理人的行为属于公然藐视法庭规则，导致法院不得不签发多个命令一纠正被告的不当行为造成的影响。
此外，通过进一步的分析，法庭发现Fazio提交这份意见书的目的不当。此前因为被告未遵守民事程序要求，原告曾发起两次请求处罚的动议，但考虑到双方都有违规行为，法庭并未处罚被告。原告在4月12日请求法院对不处罚决定予以再次考虑，尽管法庭已经在4月15日再次拒绝原告，Fazio还是马上提交了这份公开意见书，其中包含证人此前受到刑事指控的记录，鉴于法院并未要求被告针对原告的制裁请求提交任何回复，而且证人的刑事记录信息与本诉讼中的未决纠纷没有任何关系，因此可以合理推断被告及其代理人多此一举的行为是为了恐吓证人继续出庭作证，以在接下来的诉讼中取得不正当的优势。
Fazio辩称说证人此前的犯罪信息属于公开信息，并提交了相关新闻报道予以证明。虽然原告和法院都没有反对的确可以通过公开渠道获得证人的犯罪信息，但是鉴于证言本身仍然在保护令的保护期内，法院仍然认为被告及其代理人公开证人证言信息的行为恶意性质明显。根据以往案例，法院有权对“对滥用司法程序的行为采取适当的制裁措施。”并且当当事方“恶意，无理，肆意或出于压迫性行为以不诚实的方式行事时，法院可以评估律师的费用。”因此，本案法院裁决被告赔偿因违反保护令而产生的律师费和其他费用共计5,000美元，其中1500美元由Fazio亲自支付，其余的将由被告支付。
（二）对违反陈述理由指令[2]的处罚
此后，被告和Fazio律师及其所属的德恒律师事务所代理关系终止，被告另外从WHGC律所聘请了律师。因被告未能在法定期限内提交异议书，原告再次向法院提交了一项处罚动议。被告的新律师Michael York和其律所WHGC竟连续两次向法院谎称，是由于德恒律师事务所一直不配合提供必要的信息，所以被告才无法及时针对处罚动议提出异议书。并且，直到Fazio提交反对意见书之后，他们才知道Fazio和德恒律师事务所不会代表被告反对该动议。York声称，德恒曾在邮件中拒绝为其提供案件更为清晰的文本，但是事实上，德恒早已将相关文本发送给了被告。当事双方提交的声明和文件证据清楚地表明，被告从未要求德恒律师事务所提供更多信息以准备其异议书。
令人难受的是，上述表明德恒律师事务所拒绝配合的陈述是被告自己的主张，并且得到了York律师的首肯。他们说自己对Fazio提出的异议中没有代表被告的内容感到惊讶，但是这显然与事实不符。因为York在7月3日的电子邮件中早就明确的告诉了德恒律师事务所的律师，他们只能代表自己对处罚动议提出异议，而无权代表被告。法院进一步得出结论，York提交的证据中故意遗漏了这封电子邮件，目的是造成德恒律师事务所已告知WHGC将代表被告提交异议书的假象。
最后，被告对为什么没有提交延期异议请求书未提供任何解释。新加坡新科提交了由于被告未能及时提出异议和未能请求延期异议而导致的律师费，共计4,654美元。法官认为，虽然这些费用是由于申请处罚动议导致的，但考虑到这属于对被告迟来的反对状的合理回应，因此裁定原告支付4,654美元是合理的。
（三）结论
2019年9月3日，法院决定对原告的处罚动议部分承认，部分否决。具体来说，裁决被告和Fazio向新加坡新科支付5,000美元罚款，其中的1,500美元由Fazio个人支付。此外，裁决被告和WHGC向新加坡新科支付4,654美元罚款。
四、案情分析
本案目前尚未进入到具体侵权事实层面的审理阶段，因此对于中国企业是否侵犯了外国企业的商标权，是否窃取了他们的商业秘密和客户这些实体上的问题暂时不予置评。但从目前法院发布的初步禁令和民事处罚裁决来看，本案反映出了中国企业在应对国际知识产权诉讼方面存在非常大的程序上的问题。在初步禁令阶段，未能积极应诉，导致原告方基本占据了诉讼的主动权。在民事裁决阶段，两任律师的行为令人匪夷所思，为被告和自己引发了完全不必要的处罚。有鉴于此，笔者认为，在应对国际知识产权诉讼方面，中国企业也应当从这两个方面予以改进，切实加强维护自身在国际诉讼中的合法权益。
（一）积极参加诉讼，遵守程序规则
我国企业在跨国公司频频发难的情况下，被动应诉尚不普遍。本案的情况亦是如此，在初步禁令程序中，作为主要被告之一的中国新科并未出庭参加诉讼，也提供任何书面材料。但从整体诉讼进程来看，新加披新科在2017年9月提起了本轮诉讼，并且在2016年10月，在新加披新科提起此诉讼的大约一年之前，新加披新科就曾在州法院以违反合同和盗用商业秘密为由起诉了Ng先生和Liew先生。因此，针对这场在2018年10月发起的临时禁令诉讼，因此很难说中国企业不知情或者没有足够的时间进行准备。
从初步禁令来看，只有Ng先生作为被告之一向法院提交了异议书，并参与了庭审，他的陈述对初步禁令的内容起到了重要的影响。具体来说，美国法院在判定是否应当颁发初步禁令时，主要是从胜诉可能性（或者是审理的必要性），无法弥补的伤害，困难权衡，以及公共利益这几个因素进行考量。尽管法官综合考虑最终还是发布了这一初步禁令，但Ng先生对审理的必要性和无法弥补的损害这两个方面的质疑和反对，仍然是颇具有价值的。因为初步禁令的目的在于救济利害关系人因情况紧急，不立即申请禁令将会使其合法权益受到难以弥补的损害的情形。而Ng先生提出了一项关键事实，即原告请求禁令禁止使用的商标“SinCo”，被告本来就没有继续使用，而是转而向客户公告使用“XingKe”这一州法院都未予以禁止的新商标。既然请求禁止的行为已经不复存在，那情况紧急和合法权益受到难以弥补的损害也就无从谈起，这就在很大程度上动摇了禁令的根基，若非类似关键词“Sincoo”或“SinCoo”，法院对临时禁令的裁决或许会有所不同，由此可见积极应诉的重要意义。
从两次民事罚款来看，同样也是因为未积极应诉，没有在法庭要求的时间内提交案件材料，授人于柄，所以才导致原告一而再，再而三的发起处罚动议，尽管本案的法官没有仅仅因为这个原因而对被告进行处罚，但难保在今后的诉讼中也不会因此而被处罚。因此，对于法庭的程序性要求，作为诉讼当事人的中国企业也应予以充分的重视。
（二）审慎鉴别律师，提高聘请门槛
本案中国企业聘请的两任律师不仅未能忠诚，勤勉的为委托人处理诉讼事务，反而还用试图使用毫无逻辑的行为达到不正当的目的或者掩盖自己的过失。第一任律师基本没有在法庭要求的期限内提交诉讼材料，不然也不会导致原告发起那么多次处罚动议，但是却在法院根本没有要求任何回应的时候，出其不意的将保密信息记载在公开文件上予以提交，为委托人和自身造成无妄之灾。具体来说，原告两次处罚被告的动议都被法官所拒绝，即使原告请求法院再考虑一下，法官的立场还是没有改变，按常理来说，此番处罚争端应到此为止。但未曾想，仅在法官第三次拒绝处罚一小时后，第一任律师居然公然忽视法院保护令和律师间协议的要求，将含有证人证言的意见书提交到法院。事实上，此份证人证言保护期并不长，仅限于收到证词文本的10个工作日内，或是证词发表的30日内，两个期限以先到者为准。并且更难以理解的是，证言所涉及的信息——原告前COO的犯罪记录，与本案的商标侵权争端并没有直接关联。再者，考虑到犯罪信息的特殊属性，在一个不相关的诉讼中提及甚至公开这些信息也是不恰当的，更何况是在这些高度重视个人隐私权利的西方国家。即使有以上这么多因素的作用，被告的第一任律师仍然提交了这份材料，可谓平地起波澜，令法官不得不怀疑究竟被告及其代理律师的居心，并且不得不应原告所请，补发一份禁令以禁止证人信息的公开。
第二任律师同样存在不按时提交诉讼材料的问题，但是在法院要求被告陈述理由之时，竟不负责任的将所有的过错全部归结于前一任律师及律所，并且用片面的、经不起推敲的证据来证明他们的主张。法官轻易查明，前任律师和律所虽然在应诉上不能说负责，但在案件交接和后续事务的处理上，并不存在明显的过失。从此前多次拒绝原告处罚动议的态度来看，本案法官并不倾向于处罚迟交文书这种较为轻微的违规行为，但面对第二任律师明显的谎言，一般不会在裁判中表示感情色彩的法官都表示非常折磨和震惊，处罚也就在所难免了。
综合来说，这两次处罚基本是由于律师极其随意和不专业的行为导致的，这提示中国企业在应对国际知识产权诉讼时，应审慎鉴别律师，提高聘请门槛，严把专业能力和职业道德关。
[1] 即禁令所预防的伤害和其所引发的损害之间的权衡。
[2] 即OSC（Order to Show Cause）, 是一种法院命令，它要求案件的一个或多个当事方向法院辩护，解释或证明某些东西。
