陈晓清 浩洋电子 知识产权经理
【案情简介】
一、突发“337”
2018年3月6日，美国福雷恩（Fraen）集团有限公司向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，指控包括广州市浩洋公司股份有限公司（“浩洋”）在内的10家企业侵犯其美国第9,411,083号专利（“083专利”）和第9,772,499号专利（“499专利”），违反《美国1930年关税法》第337节（简称为“337条款”），请求ITC发布普遍排除令和禁止令，禁止违法LED照明设备及组件(Certain LED Lighting Devices and Components Thereof)进入美国市场。
福雷恩集团诉称，浩洋公司等10中国家企业侵犯其美国083号专利和499号专利，违反“337条款”，请求美国国际贸易委员会发布普遍排除令或有限排除令和禁止令，包括排除侵权LED照明设备及其组件进入美国市场;在60天总统复审期内对侵权LED照明装置及其组件的进口施加保证措施，以防止福雷恩集团专利在美国市场受到进一步损害;发布禁止令，以阻止被诉企业营销、分销、销售、提供销售、仓储以供分销，或以其他方式转移或带入美国侵权LED照明设备或其组件。
根据起诉状相关信息显示，本次337调查被起诉人除了浩洋公司外，还包括中国广州乐狐电子有限公司Artfox Electronics Co., Ltd., China、中国广州彩熠灯光有限公司Guangzhou Chaiyi Light Co., Ltd., China、中国广州炫熠灯光设备有限公司Guanazhou Xuanyi Lighting Co., Ltd. d/b/a XY E-Shine, China、中国广州飞星灯光设备有限公司Guangzhou Flystar Lighting Technology Co., Ltd., China、中国江苏无锡市畅盛特种光源电器厂Wuxi Changsheng Special Lighting Apparatus Factory d/b/a Roccer, China。因此，此次337调查对于我国LED舞台灯出口企业尤其是广东企业影响重大。
本起案件中，Fraen公司是一家总部位于马萨诸塞州的制造公司，自1942年成立75年来一直在持续运营。Fraen从生产钟针和仪表指针开始，已扩大了产品范围，包括各种金属和塑料部件以及机械组件，业务范围涵盖航空航天、汽车、商用仪器、航海、医疗、科学仪器、光学等行业的高精度创新产品。在其起诉状中Fraen公司强调，自家的混色变焦光学系统已集成到灯具中，包括Robe Lighting，sro（“ Robe Lighting”）的Spiider灯具，Clay Paky，SpA（“ Clay Paky's”）的B-Eye和K-Eye 灯具和DTS llluminazione，S.p.A.（“ DTS”“）Katana，Wonder.D和Nick NRG照明灯具。
从Fraen目前公开的专利来看，共有85件专利，主要集中在欧美，85%以上涉及F21V照明装置或其系统的功能特征或零部件这个领域。此次提起“337调查”涉及两件Fraen公司的专利，专利号分别为US.9772499（以下简称499号专利）及US.9411083（以下简称083号专利）。福雷恩集团诉称，浩洋公司等10中国家企业侵犯其美国第9,411,083号专利（专利号：US.9411083）083号专利和第9,772,499号专利（专利号：US.9772499）部分权利要求，因此，该些企业违反“337条款”，请求美国国际贸易委员会发布普遍排除令或有限排除令和禁止令，包括排除侵权LED照明设备及其组件进入美国市场；在60天总统复审期内对侵权LED照明装置及其组件的进口施加保证措施，以防止福雷恩集团专利在美国市场受到进一步损害；发布禁止令，以阻止被诉企业营销、分销、销售、提供销售、仓储以供分销，或以其他方式转移或带入美国侵权LED照明设备或其组件。
目前，中国企业在美国被美国企业提起337案件的数量从2001年（中国加入WTO之年）至2018年的18年中，337调查案件数量总体上呈现了波动上升的态势。
如下表所示，在过去十八年中，美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）受理的337调查案件数量总体上呈现波动上升的态势。案件数量在2011年达到峰值之后略有下降，2016、2017连续两年又有回升，2018年比2017年略有下降。具体地，2011年立案69起，2015年出现低谷，立案36起，2016年急剧增长至54起，比2015年多18起；2017年立案59起，为2011年之后的又一峰值；2018年立案50起，尽管低于2016和2017年，但仍处于历史高位。2018年，涉及中国企业的337调查达到19起，占全年案件的比例为38%，为2003年之后的最高比例。
事实上，本起案件并非我国LED企业首次遇到“337调查”。据相关资料统计，自2008年以来，针对我国LED产业和企业提起的“337调查”申请已至少有6起，涉及多个细分领域，这对作为LED产业起步更早，发展更快，出口更多的广东省LED企业来说，包括337调查的相关程序，活跃申请人等信息都是需要引起特别关注的。其中2018年的两起涉及LED企业的337调查为：
l 2018年3月6日，美国Fraen Corporation公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请，请求美国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令，也就是本案。
l 2018年3月27日，美国Ultravision Technologies公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的LED显示屏 ( Certain Modular LED Display Panels)侵犯其专利权，请求美国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令。
二、当事人及涉案专利概况
相关信息显示，Fraen在美国并非一个积极和有攻击性的专利权人，其在美国地区作为原告的专利诉讼之前并未发生，仅仅作为被告在美国德克萨斯州东区法院两起LED照明设备领域的专利侵权案中出现过：2:09-cv-00357和2:09-cv-00354，此起337调查的起诉也是该公司作为原告在美国的第一起专利起诉。
而此次起诉中涉及的两件美国专利均是Fraen公司自己申请的专利，为“光混合镜头和系统”相关技术，其中US9411083B2号美国专利是在2012年12月28日申请，并于2016年8月日获得授权的，US9772499B2是在2016年7月1日提起申请，并于2017年9月26日获得授权。两篇涉案专利均是通过构建LED照明设备中多个特殊形状光学模块的有序组合，构成具有包括出光指向性和均匀性效果的出光特性，进而实现LED照明设备良好的照明效果。
在起诉状中，Fraen公司声称： Golden Sea制造，进口，进口销售和/或在美国范围内的销售的LED照明设备，侵犯了083号专利的权利要求1、3、5-8，'13 -15和 19，以及499号专利的权利要求1、3、5-10。Golden Sea制造某些侵权的LED照明灯具，所涉及产品直接和/或间接地在字面上和/或在等同原则下侵犯了至少一项所主张专利的权利要求。
根据对涉案专利的深入分析，我们发现，499号专利为083号专利的继续申请，申请人Fraen公司在最早提交的083号专利即将授权前另外提交了一份继续申请：499号专利，即申请人Fraen公司根据083号专利申请在审查过程中的意见，选择在原来083号专利授权所保护的权利要求范围基础上，以044号专利的形式来扩大可保护的独立权利要求范围，进而对其光导管技术进行了更全面的专利布局和更大范围的权利保护。涉案专利最为重要的独立权利要求技术特征点分布状况为：
技术特征点 | “083”号专利： An optical system, comprising | “499”号专利： An optical system, comprising： |
技术特征点1 | a plurality of light modules disposed adjacent to one another, | a plurality of light modules disposed adjacent to one another； |
技术特征点2 | each of said light modules comprising:a light pipe for receiving light from a light source at a proximal end thereof and guiding the received light at least partially via reflections at its one or more peripheral surfaces to a distal end thereof providing an output surface through which light exits the light pipe； | each of said light modules comprising:a light pipe for receiving light from a light source at a proximal end thereof and guiding the received light at least partially via reflections at its one or more peripheral surfaces to a distal end thereof providing an output surface through which light exits the light pipe |
技术特征点3 | said light pipe having a non-rotationally symmetric cross-section； | said light pipe having a non-rotationally symmetric cross-section； |
技术特征点4 | said output surface of the light pipe comprising surface texturing formed thereon； | |
技术特征点5 | And a lens for receiving at least a portion of the light exiting the light pipe to form an output beam； | And a lens for receiving at least a portion of the light exiting the light pipe to form an output beam, |
技术特征点5 | wherein each of the light modules is rotated on its longitudinal axis relative to one or more of the other light modules； | wherein each of the light modules is rotated on its longitudinal axis relative to one or more of the other light modules； |
技术特征点6 | And wherein the light modules are positioned and oriented relative to one another such that an output beam of each light module at least partially overlaps with an output beam of at least another light module over a target surface so as to provide an illumination pattern on that surface characterized by a light distribution exhibiting a reduced appearance of the cross-sectional shape of each of the light pipes and having a cross-sectional geometry different than a cross-sectional geometry of each of said light pipes. | And wherein the light modules are positioned and oriented relative to one another such that an output beam of each light module at least partially overlaps with an output beam of at least another light module over a target surface so as to provide an illumination pattern on that surface characterized by a light distribution exhibiting a reduced appearance of the cross-sectional shape of each of the light pipes and having a cross-sectional geometry different than a cross-sectional geometry of each of said light pipes. |
对于继续申请，继续申请的概念最早可以追溯到19世纪的Godfrey v. Eames 案，在该案中，法院认为如果申请人在原始申请处于未决状态时，又提交了一份新申请，那么这份新的请求书将会被认为构成原始申请后的一份继续申请，该继续申请与原始申请在法律意义上属于同一份申请。此后，该案中涉及的继续申请的内容被编入1852年美国专利法的第120条。实践中，很多申请人在提交美国专利申请时，故意把权利要求的保护范围写得比较小。当审查员表示该申请可以授权时，申请人则重新撰写保护范围较大的权利要求，提交延续申请案（Continuation），这样就能获得不同保护范围的授权专利了。而有一些申请人，则通过继续审查程序，使其专利申请长期处于悬而未决的状态。一旦发现侵权者，就撰写一套全面覆盖侵权产品的权利要求，提交延续案申请（Continuation）。利用这种策略，申请人就可对侵权者进行精确高效的打击。
本案中浩洋公司是一家从事系统性舞台灯光、LED照明器材等研发、生产及销售的企业，其产品远销至美洲、欧洲、日本等20多个国家及地区，凭借其LED舞台灯出色的稳定性和表现力曾多次被选为奥林匹克运动会、全国运动会等大型赛事及活动庆典演出灯光供应商。从第三方的公开数据库看，浩洋公司公开专利信息有449条414件专利，主要集中在中国，近三年也通过PCT渠道申请了一些欧美专利，涉及F21V技术领域的有将近50%。发明、实用新型和外观设计的比例大概在3:3:4，目前有效专利持有量大概在300件左右。专利技术内容主要涉及照明设备的机械结构、光学、热学、控制系统等领域。
三、案件进展
本起337调查案从2018年3月6日，申请人Fraen公司向USITC提起调查申请起，到2018年7月12日，行政法官基于申请人无条件终止对浩洋公司337调查的动议撤销了对浩洋公司的调查，仅仅在4个月的时间，通过本申请人浩洋公司主动、及时，有效的举证和应对，便使得被申请人无条件撤销起诉，对后面我们企业应对337起到了很好的借鉴作用。
本案主要程序节点包括了：
Ø 03/06/2018 Fraen公司向USITC提交了起诉状，并附上四项附件，包括了专利文件、证书等参考资料；
Ø 04/04/2018 USITC发布发起调查的通知；
Ø 04/18/2018 USITC发布了由行政法官MaryJoan McNamara审理的公告；
Ø 04/20/2018 Respondents ADJ Products, LLC (“ADJ”), Elation Lighting, Inc. (“Elation”), and Golden Sea Professional Equipment Co., Ltd. (“Golden Sea”) 延期提交答辩的动议
Ø 04/24/2018 USITC 发布同意令；
Ø 04/24/2018 行政法官MaryJoan McNamara发布了将该案调查所需时间设的目标期限设定为为17.5个月；
Ø 05/10/2018 浩洋提交了针对起诉状的答辩。
针对Fraen公司在起诉状中的观点，浩洋公司从公司独立研发、在先使用，产品并不侵权、专利权人涉案专利无效性、原告并无美国国内产业多个角度搜集证据，证明了自己没有违反337条款，并针对Fraen公司在起诉状中的所有观点进行了详细而有针对性的答复，其中包括向对方的专利与诉求提出了100多个质疑点。
通过仔细和全面的专利稳定性分析，浩洋公司在答辩中提交了十份现有专利文献作为证据，来证明本案中申请人Fraen公司涉案的两件美国专利是无效的，包括：
US9243760；US8246210；US7777955；US6819505;US6200002；US3784277;US2009/0034278；US2007/0024971;WO2010113091A1；CN102292590A
除了涉案专利稳定性问题外，浩洋公司认为涉案的两件专利也不符合美国专利法112条对可实施性的要求，专利所描述的内容对于任何本领域技术人员来说都是不可实施的。
Ø 06/05/2018 Fraen公司发起了无条件终止对浩洋公司337调查的动议；
Ø 07/12/2018 行政法官MaryJoan McNamara发布初裁同意福雷恩集团对应诉企业的终止调查动议；
Ø 08/08/2018 ITC发布终裁公告，终止对浩洋公司的调查，浩洋公司获得胜诉。
【当事人评析】
一、积极应诉很重要，但要打有准备之杖
美国贸易委员会(USITC) 或将会向不应诉的企业发布禁令，其对应产品进入美国时，将会被美国海关扣留，因此，我公司在此起纠纷中积极应诉，并联合各方力量全力搜集证据，准备答辩，为后面的胜诉奠下了牢靠的基础。企业不仅要做好产品和服务，面对贸易纷争时，拿起法律武器据理力争才能保存市场。广州浩洋公司作为本案中唯一一家应诉的中国企业，并且获得了胜诉。其他企业在此次案件里属于缺席状态，美国企业Fraen预计会在以后提出即决裁决的动议，要求行政法官认定缺席的中国被告企业产品为侵权，以此取得普遍排除
337调查是否该应诉，应诉前的评估是必须要做的，评估包括以下几方面内容：第一，被控的侵权行为是否存在。第二，市场规模评估。被诉企业必须考虑如果判决对自己不利，损失的市场规模有多大。第三，律师费用评估，应诉需要同时聘请中美两国的律师，支付高昂的律师费。对浩洋公司而言，首先公司并不存在专利侵权行为，其次公司考虑到美国的市场潜力巨大，公司的发展不能失去美国市场。最后对于律师费，浩洋公司采取“分阶段付款+额外奖金”的支付方式，一方面控制成本，另一方面调动了律师团队的积极性。所以我们决定积极拿起法律武器，依法维权。
二、自主创新加海外知识产权保护是关键
我们是国家高新技术企业，以自主创新研发为公司的驱动力，公司内部设有光，机，电等多个领域的综合性研发中心，每一个产品都是自主研发设计的并拥有自主的知识产权。公司的研发中心获评广东省企业技术中心以及广东省工程中心，拥有近200名的专业技术人员。公司非常重视知识产权工作，在2015年就通过知识产权贯标工作，确立了“保护知识产权，促进创新发展”的知识产权方针，制定并执行各项知识产权管理制度，使知识产权工作以市场为导向，贯穿采购、产品研发、制造、销售、售后等各个环节。截止目前，拥有有效知识产权超过300项，是国家知识产权优势企业。对于重点产品的出口，我们一向以知识产权先行，保驾产品“走出去”，这样，在遇到类似纠纷中，我们能够第一时间证明我们的产品是自主研发的，同时也是具备当地的知识产权，这一点在后续纠纷的处理进程中往往能够起到很重要的作用。
三、积极寻求政府相关部门与行业协会、同行的帮助
应对337调查，单凭企业自身的力量和努力是完全不够的，企业要积极向政府与行业组织、同行寻求帮助，本案胜诉离不开政府相关部门的指导、行业协会的大力支持与同行的帮助。
本案中，中国商务部、广东省和广州市商务部门在应对337调查方面向浩洋公司提供了政策、法律等多方面的指导，中国机电产品进出口商会、中国演艺设备技术协会向浩洋公司提供了大力支持，有成功应诉经验的同行向浩洋公司分析了应诉的利弊;分享了应诉过程中的成功经验及注意事项;提供了针对应诉律师费用与整体费用的预估意见。这些对于本起案件的最终胜诉都起到了至关重要的作用。
四、在诉讼过程讲究战术
（一）快速组建联合应对小组
在应诉337调查时，由于时间紧迫，如果在美国境外被告，需在接到诉状后30天回诉。因此，需要快速行动，选择专业的律师事务所，研究诉状，分析公司商务策略，根据公司商务需要考虑应诉方案。浩洋公司接到诉状后，立即组建了包括法务、专利、技术、市场人员在内的联合应对小组。公司内部知识产权团队深入分析了涉案产品与同类型产品，详细比对了申请人的专利与浩洋公司自有专利，确认差异性。同时，公司还聘请了外部的知识产权专业人员与公司内部团队密切合作，多方面分析了337调查申请人的专利，从可靠性、时效性、具体权利要求与专利申请时间等内容进行了深入剖析，从而找出了有效举证的突破点。
（二）制定应诉答辩要点
浩洋公司的应对小组在深入分析了相关专利与产品，检索与查找了行业内同类型产品的相关专利之后，形成了非常具体有效的分析报告。在法律抗辩中从对方专利稳定性、独立研发、在先使用、产品无侵权等多个方面成功地向ITC提出了100多项质疑点，为后续的答辩应诉与最后的胜诉打下了坚实的基础。应诉团队制定的三大答辩要点：一是所诉的专利无效；二是浩洋公司产品不侵权；三是浩洋公司产品的进口没有损害美国国内相关产业。
（三）选用专业律师团队
本案中，浩洋公司选用了具有处理337调查案的丰富经验的中国国师事务所加一家美国律师事务所合作，一起代理浩洋应诉该337调查案。对于律师费，浩洋公司采取“分阶段付款+额外奖金”的方式支付，一方面控制了成本，另一方面调动了律师团队的积极性。
