导读
美国专利商标局（USPTO）代理局长Coke Morgan Stewart近日作出裁决，依据《美国法典》第35编第314(a)条赋予的自由裁量权，驳回了Tessell公司（请求方）针对Nutanix公司（专利权人）提出的专利无效请求，维持涉案专利有效。
本案争议焦点为Nutanix公司前员工发明的美国第11,010,336号专利（以下简称“336号”专利）。该专利的两名发明人从Nutanix离职后创立了Tessell公司，并聘用了另外两名“336号”专利发明人。在汇集了该专利的四名发明人后，Tessell随即提起无效程序，主张“336号”专利权利要求不具备可专利性。
Stewart指出，虽然根据《美国法典》第35编第311(a)条规定，专利权转让人禁反言原则不适用于双方复审程序（IPR），但根据第314(a)条，USPTO在决定是否启动复审程序时，仍有权考量是否存在不当行为。
Stewart认为，在本案中，发明人先为Nutanix申请获得专利，现又在新公司主张该专利无效，此举不符合对USPTO资源的合理利用。尽管平行诉讼的地方法院程序已中止（该情形通常不支持驳回IPR请求），Stewart仍坚持作出驳回决定。
另外，Stewart认可专利权人Nutanix提出的衡平法理据（equity arguments），但未详述具体理由。由于缺乏详细论证，该裁决对后续类似案件的指导意义尚待观察。但此案明确释放了一个警示信号：当企业雇佣某专利的多数发明人时，其针对该专利提出的无效请求可能会面临挑战。
内容来源：https://www.jdsupra.com/legalnews/discretionary-denial-where-inventors-4097895/
