导读
美国专利商标局(USPTO)代理局长Coke Morgan Stewart近日作出裁决,依据《美国法典》第35编第314(a)条赋予的自由裁量权,驳回了Tessell公司(请求方)针对Nutanix公司(专利权人)提出的专利无效请求,维持涉案专利有效。

本案争议焦点为Nutanix公司前员工发明的美国第11,010,336号专利(以下简称“336号”专利)。该专利的两名发明人从Nutanix离职后创立了Tessell公司,并聘用了另外两名“336号”专利发明人。在汇集了该专利的四名发明人后,Tessell随即提起无效程序,主张“336号”专利权利要求不具备可专利性。
Stewart指出,虽然根据《美国法典》第35编第311(a)条规定,专利权转让人禁反言原则不适用于双方复审程序(IPR),但根据第314(a)条,USPTO在决定是否启动复审程序时,仍有权考量是否存在不当行为。
Stewart认为,在本案中,发明人先为Nutanix申请获得专利,现又在新公司主张该专利无效,此举不符合对USPTO资源的合理利用。尽管平行诉讼的地方法院程序已中止(该情形通常不支持驳回IPR请求),Stewart仍坚持作出驳回决定。
另外,Stewart认可专利权人Nutanix提出的衡平法理据(equity arguments),但未详述具体理由。由于缺乏详细论证,该裁决对后续类似案件的指导意义尚待观察。但此案明确释放了一个警示信号:当企业雇佣某专利的多数发明人时,其针对该专利提出的无效请求可能会面临挑战。
内容来源:https://www.jdsupra.com/legalnews/discretionary-denial-where-inventors-4097895/