美国联邦巡回上诉法院近日作出判决，首次明确“基于审查历史的放弃原则（prosecution history disclaimer）”同样适用于外观设计专利。法院据此撤销了地方法院拒绝就法律问题作出判决的决定，并推翻了陪审团作出的侵权裁决。本案为Top Brand, LLC诉Cozy Comfort Company, LLC（案号：24-2191，2025年7月17日）。 译者注-基于审查历史的放弃原则： 申请人在审查过程中提供的清楚、无歧义的放弃部分保护范围的声明，该声明将永久限制专利权的保护范围，专利权人不得在后续诉讼中重新主张已放弃的权利。 案件背景： Top Brand与Cozy Comfort均是超大号连帽卫衣的销售商。Cozy Comfort拥有一项外观设计专利，保护范围为“带有隆起袋鼠式口袋的加大号外衣装饰性设计”。Cozy Comfort指控Top Brand销售的连帽卫衣及可穿戴毛毯构成专利侵权。Top Brand随即提起确认不侵权及专利无效之诉（declaratory judgment action），Cozy Comfort则反诉其侵犯外观设计专利及商标权。 （左为Top Brand的被诉外观、右为Cozy Comfort的专利外观,、中为White现有外观） 审理过程： 在专利审查阶段，Cozy Comfort为克服新颖性质疑，通过普通观察者测试区分现有设计与涉案专利，特别强调了袋鼠式口袋的形状与位置、下摆线等特征。Top Brand主张，这些陈述恰恰明确了要放弃的权利保护范围，而被诉产品正好落入该放弃范围内。 地方法院未采纳该主张，在未考虑放弃原则的情况下，直接指示陪审团对比被诉产品与专利设计。陪审团最终认定侵权成立，法院据此作出判决并驳回Top Brand提出的依法律问题判决的动议。Top Brand遂提起上诉。 争论焦点： 上诉阶段，Top Brand主张地方法院错误忽略了审查历史中的放弃声明，同时强调被诉设计在Cozy Comfort主张放弃的范围之内。Cozy Comfort则认为：基于审查历史的放弃原则（prosecution history disclaimer）不适用于外观设计专利；即便适用，其在审查程序中的陈述亦未达到明确放弃的标准。 处理结果： 联邦巡回上诉法院裁定：基于审查历史的放弃原则同样适用于外观设计专利领域。法院指出，若允许专利权人在诉讼中重新主张已放弃内容，将损害专利体系完整性。Cozy Comfort在审查中明确以特定特征作为整体相似性判断依据，构成对相关设计要素的放弃。鉴于被诉产品包含被放弃的要素，任何理性陪审团均无法认定侵权成立。最终，联邦巡回上诉法院撤销原判，将案件发回重审。 内容来源：https://www.jdsupra.com/legalnews/don-t-get-too-comfy-prosecution-7908778/
