日前，美国司法部反垄断局向美国电气与电子工程师协会（IEEE）发送函件，以补充、更新及增订美国司法部反垄断局在2015年2月2日发给IEEE的业务审查信函。

2015年信函，对该年度IEEE所提出的专利政策修改草案进行了分析。但是2015年信函经常于各界报告中被反复和广泛地误解和错误引用。这种误解对全球执法政策的潜在负面影响是广泛的，此影响相应地扩散至全球范围的各反垄断执法机构并对各司法管辖区的司法救济范围产生影响，并最终影响全球范围内的专利发明和创新。

因此，此2020年信函声明，该信函并非对IEEE政策的认可，并且调整2015年信函中针对美国标准必要专利的许可以及标准发展组织管理等方面的各项现行法律与政策的分析，因为在过去五年中很多政策和法律已经过时。

调整内容包括：

3.防止反向专利劫持。在考虑专利持有人“专利挟持”风险上，同时考虑专利实施人“反向专利劫持”的可能性。

以下为2020年信函参考翻译：

尊敬的  Muirhead 女士：

本函件旨在补充、更新及增订美国司法部反垄断局（以下称“我部”）于2015年2月2日发给电气与电子工程师协会（以下称“IEEE”）的业务审查信函（以下称“2015年信函”）。2015年信函根据美国商务部《业务审查程序》28 C.F.R.第50.6节的规定，对该年度IEEE所提出的专利政策（以下称“IEEE政策”或“政策”）修改草案进行分析。

我们采取了非同寻常的步骤来补充2015年的信函，主要是因为我们了解到我们的2015年信函经常被错误地引用为对IEEE政策的认可，这不是我们的目的或意图。除此之外，我们撰写此信函以调整2015年信函中针对美国在过去五年中已经产生重大变化的，关于标准必要专利的许可以及标准发展组织管理等方面的各项现行法律与政策已经过时的分析。最后，我们了解该政策可能会对技术持有人参与IEEE的标准发展产生阻碍，并且可能抑制创新。我们鼓励IEEE在评估是否有必要对其专利政策进行修订时，能够考虑本信函的内容以及所有可能适用的事实情况。

各利害关系人、政府执法人员、以及其他评论者如果需要引用2015年信函或本补充信函，而此两份信函中的法律分析存在差异时，则应以本补充信函的内容为准。

一、 对2015年信函的错误引用

我部对于2015年信函于各界报告中被反复和广泛地误解和错误引用表示担忧，长此以往可能损害业务审查流程对商业界和法律界的价值。最令人担忧的是，包含IEEE在内的几个组织甚至表示，2015年信函是我部对IEEE政策的认可，然而，这样的理解是不正确的。当被问及对此一理解的看法时，我部领导在2015年时曾明确表示：“我们已经竭尽全力使此一信函反映出其并非对该政策的认可”。业务审查程序只在允许IEEE就关于其政策修订草案在根据业务审查提出当时已知的事实与法律情况下是否有反垄断法的适用获取我部的相关指引意见，仅此而已。根据我们在2015年的分析，我们仅仅是在表达于当时情况下无意挑战该政策修订草案的立场，并无其他。IEEE、各利害关系人、政府执法人员、以及其他评论者对于我部已经认可该政策的任何表示都是错误的，将引起混乱，因此必须停止。

确实，对2015年信函的误解似乎遍及全球，并可能影响了其他国家的相关执法行动。在过去的几年中，一些国家的反垄断主管部门错误地引用了2015年信函来支持其针对某些必要专利持有人在美国法上没有法律依据的的执法行动，这增加了业务审查流程在美国以外地区受到故意操纵的可能性。例如，在2017年，一个主要经济体的反垄断局声称，我部对IEEE政策的禁令救济条款表示支持，并据此作出惩罚必要专利持有人的裁定。此外，近期更有一项针对另一司法管辖区撰写的政策报告错误地将2015年信函以及我部所发布的其他信函归类为“软先例”，用以指引标准发展组织设计并制定其专利政策。

IEEE的倡导可能是引起各界对2015年信函产生广泛误解的主因，并且进而导致了其他国家的执法机构错误地依赖它作为他们执法活动的依据。这种误解对全球执法政策的潜在负面影响是广泛的，此影响相应地扩散至全球范围的各反垄断执法机构并对各司法管辖区的司法救济范围产生影响。我部在此敦促IEEE确保其或其成员均不将2015年信函描述为对IEEE政策的认可。如下所述，我部对本信函错误定性的担忧在很大程度上也受到美国法律和政策最近变化的影响，这些变化使得2015信函中某些部分已不再准确。

二、 法律与政策发展

1. 承认必要专利持有人享有寻求禁令救济的一般权利

该政策限制了必要专利持有人可以获得的权利，从而可能削弱美国现行的法律和政策。如2015年信函中所述，除非潜在的被许可人拒绝遵守“包含确认第一级审诉讼结果的上诉审查”在内的侵权诉讼结果，该政策禁止必要专利持有人寻求禁令救济或获得禁令。该政策还禁止当事方在许可谈判过程中参考在任何时间点通过明示或暗示禁令威胁下所达成的第三方可比协议。

2015年信函中指出，该政策对禁令救济的不利待遇“与当前美国法律对RAND的解释方向并不一致”。该信函更进一步指出，联邦巡回法院拒绝对必要专利的禁令救济采用特殊的规则来限制其适用，但指出了在“在潜在侵权人单方面拒绝FRAND许可费或无理地拖延谈判以达成同样的效果”这样相对限制的事实下有条件地适用。我部在2015年信函中继续指出，正如某些法庭之友所主张的，我们认为没有理由需要建立单独的规则或分析框架来处理针对承诺按FRAND条款进行授权的专利的禁令。

2015年信函在预测美国法院关于此议题的见解上是大致正确的，而我部也将继续在评估禁令救济这一议题上，对必要专利以及任何其他专利一视同仁。2015年信函已经证明了对“专利挟持”将成为一个竞争法上问题的期待是不正确的。相反地，人们对于“专利挟持”将成为为现实世界中竞争法上问题的担忧已基本消除。事实上，第九巡回法院最近注意到某些对标准发展组织、FRAND、以及反垄断执法方面具有丰富经验的学者和从业者的一项极具说服力的政策性观点，此一观点对以反垄断法来救济本质上属于从事并追求技术创新的私人团体间的合同纠纷持保留态度。也正因为如此，法院最终采用了与其他专利相同的分析方式对必要专利进行分析。例如，第九巡回法院于稍晚的2015年间做出判决，指出RAND承诺的存在并不妨碍必要专利禁令救济的申请与执行。

同样地，我部与美国专利商标局及美国国家标准与技术研究院共同修正了我们对禁令救济的立场，撤销了2015年信函中所引用的2013年权利救济政策。在撤回此一政策之前，我部观察到限制禁令救济的适用可能对创新发明造成的严重损害：

“如果专利持有人在发生许可纠纷时实际上失去了其申请禁令救济的权利，或者因为可能衍生三倍损害赔偿而放弃寻求禁令救济，则专利实施人便可以无所顾忌地侵权，因为他知道最终他/她将付出的最大代价也只会是合理的许可费率。由于做出FRAND承诺的创新者取得禁令救济的门槛很高，专利实施人因此便产生强烈的动机而采取此一策略，并且拒绝达成许可协议。如此不当获取利益的行为不应该被鼓励。”

因此，我部于2019年以与美国专利商标局和美国国家标准与技术研究院共同发布的“有关受自愿性F / RAND承诺限制的标准必要专利权利救济措施的共同声明”取代了上述2013年政策声明。我们对此项政策进行变更的部分原因在于：

“2013年政策声明被错误解读为建议在与受F / RAND承诺限制的标准必要专利相关的纠纷中应采用一套独特的法律规则（做为与其他非标准必要专利的区隔） ，并且在侵犯标准必要专利的诉讼中不应使用禁令和其他排除性救济措施。这种做法将有害于经过精心平衡的专利制度，最终也将导致对创新和动态竞争的损害。”美国近期在政策上和法学理论上拒绝采纳关于必要专利持有人专利权的减损是其所做出的FRAND承诺的一部分的推论主要来源于寻求禁令救济是美国宪法所赋予的“专有权利”的共识。此项重要权利通过确保发明人能获得强烈的激励而愿意对新技术进行投资来促进动态竞争。禁令救济在遵循传统的衡平原则的条件下是一项关键的强制执行机制，同时也是还价的工具，可以使专利持有人（包括必要专利持有人）在被许可人不愿意对合理许可条件进行谈判的情况下，仍然可以就其创新发明获取适当的回报。否定必要专利持有人享有获得禁令救济的权利可能导致发明人就其创新发明所获取的回报减少，从而损害其未来发展创新发明的动力。

2. 确定合理的费率

该政策似乎也包含了相较于现行判例或政策所认可的范围更为狭窄的可用许可费范围。2015年信函检视了该政策对FRAND许可费率的计算方式，该政策建议在一定程度上使用最小可销售专利实施单元作为计算标准必要专利许可费率的基础。与关于禁令救济的问题相同，2015年信函得出结论认为，该政策的具体规定并未与当前美国法律对[F]RAND承诺的解释或美国专利损害赔偿法的方向产生偏离。

我部在2015年信函中关于美国法律就FRAND承诺对许可费率和损害赔偿计算的解释“方向”的评估并没有获得充分的支持，也尚未被证明是准确的。在当时，该领域的相关法律大致上还不完善，只有少数案例涉及对特定标准发展组织合同中FRAND承诺含义的解释与适用。

自2015年信函发布以来，有关FRAND和专利损害赔偿的判例已经发展出各种确定许可费率及损害赔偿计算方法的不同态样。例如，2018年时联邦巡回法院就曾经强调，各方可以通过“多种方式”来评估专利技术的价值，这些方法中的一种包括将最小可销售专利实施单元作为许可费率计算基础；然而，法院也指出，另一种同样可行的方法包括“将本案涉及的终端产品价值作为计算基础，并通过对许可费率的分配进行计算”。同样地，第九巡回法院最近重申了联邦巡回法院的观点，即以最小可销售专利实施单元或终端产品为基准进行计算都可能是可行的选择，并且否定了若不按照最小可销售专利实施单元为基准计算则可能使公司陷入潜在的反垄断责任风险之中的观点。

尽管该政策并不强制要求使用最小可销售专利实施单元作为计算基准，但单就它属于“推荐使用的方法”的这一事实就很可能会对各方的许可谈判造成影响，甚至可能会影响此前不以最小可销售专利实施单元为基准计算的可比协议能够在多大程度上影响本次许可谈判。在不存在除了以最小可销售专利实施单元为基准以外其他建议计算方式的情况下，以最小可销售专利实施单元为基准的计算方式在许可谈判中扮演重要（甚至过大）角色的可能性就会增加。

2015年信函虽然强调了使用最小可销售专利实施单元方法的潜在好处，但却无法解释自那以后的多年来已得到极大缓解的潜在弊端。完全依赖最小可销售专利实施单元方法而不采取其他任何方法计算的一个主要风险在于，现实世界中的许可协议通常根据终端产品的获利来确定许可费率的。谈判各方不应该被阻止参照这些许可协议，特别是因为这种基于市场运行机制所得出的依据通常是估计某一项专利主张价值最有效的方法。

法院同时也认识到使用终端产品作为许可费率计算基准来确定复杂产品的专利损害赔偿数额的风险。然而，这些风险很大程度上源于对终端产品获利可能会影响陪审团裁决的担忧。例如，联邦巡回法院在爱立信诉D-Link Systems案中指出：“并不是从一个多部件产品的整体市场价值出发就无法适当地分配并计算专利许可费率⋯⋯而是以整体市场价值为依据的计算方式可能会误导陪审团。”同样地，第九巡回法院在FTC诉高通公司案中重申：“没有任何法院曾经裁定最小可销售专利实施单元概念本身就是计算“合理使用费”的规则；相反地，此一概念只是作为在陪审团审判中的一项工具，以协助陪审团在权衡有关专利损害赔偿的复杂专家证词时最大程度地减少陪审团成员可能产生的困惑。以此角度出发，用于计算损害赔偿数额的规则不必与规范成熟的谈判方如何协商达成许可协议的规则共同扩展。

一种计算符合FRAND原则下合理许可费率唯一正确的方法最终并不存在。我部认为，应该给予谈判各方设计能够报偿并鼓励创新发明的许可协议的弹性，而联邦巡回法院最近的判例也强调了这一点。

3. 防止反向专利劫持

该政策以及2015年信函也都没有将注意力集中在潜在的有害专利实施人于标准发展过程中试图破坏专利持有人议价地位的行为上。2015年信函将重点放在了所谓的专利持有人“专利挟持”风险上，而没有考虑专利实施人“反向专利劫持”的可能性或该政策对激励专利持有人投入创新所产生的影响。然而，在过去的几年中对有关反向专利劫持所进行的研究和分析也证实了反向专利劫持也是一个严重的问题。我部后来意识到，特别提出专利挟持的问题并针对性对其违反反垄断法进行谴责，而忽略同样存在的可能激励专利实施人进行反向专利挟持的问题，将可能造成过度执法的假阳性错误，而这种错误将会阻碍有价值的发明创新。

对单方行为和协作行为可能产生的问题进行考虑尤其重要，因为在标准发展组织中，通常情况是经验丰富的各方在不同时间点可能会成为谈判中的创新者或技术实施人。反向专利劫持的发生将会大大减低创新诱因，因此标准发展组织于制定许可政策时也应该将此议题纳入考虑。也因为如此，任何标准发展组织的政策修订都应该鼓励专利持有人和技术实施人进行善意的双边许可谈判。

三、 关于对创新和标准发展组织流程造成危害的结论性思考

2015年信函认定，以上所讨论的该政策各个方面将可以为未来的许可谈判创造更大的清晰度和明确性，从而为促进竞争带来优势。不幸的是，这些促进竞争的优势似乎并未实现，该政策反而似乎削弱了参与者对IEEE程序的热情。

自该政策生效以来，研究报告显示，提交负面承诺书（技术贡献者拒绝提供愿意以RAND条款进行许可的承诺书）的比例已大幅增加，于2016年1月至2019年6月间，负面承诺书占该期间内IEEE WiFi标准承诺书总数的77％。也因为如此，美国国家标准协会——一家认可美国技术标准的主要非政府机构——于2019年8月拒绝批准两项由IEEE提议修改802.11 WiFi标准的标准。该政策似乎也导致了表达许可意愿的延迟，从而降低了与正在制定的标准潜在相关的各项专利的总体清晰度。

考虑到本函中指出的重大问题和潜在危害，我部呼吁IEEE考虑是否应立即对其政策进行修改。我部同时强调，创造一个公开、平衡和透明的标准制定流程的需求也应该被纳入政策修改的考虑范围，这对于创新发明而言至关重要。我部在2015年审查IEEE政策修订时，听到了许多关于IEEE采纳该政策修订可能对标准发展程序造成不平衡的担心。我部当时认为，IEEE的标准发展程序的确因为此政策修改而产生了许多评论和讨论的机会，然而最终无法得出此一政策修改可能衍生反垄断法责任问题的结论。尽管如此，2015年信函仍然表达了我务部严肃看待此类程序问题的立场，并指出如果标准发展程序偏向于某一特定群体的利益，则存在反竞争影响和反垄断法责任的问题。

我部最近针对移动网络运营商行业协会GSM协会（以下称“GSMA”）采取的行动证明了采取公开且平衡的标准发展流程的重要性。在对GSMA的标准发展过程进行了为期两年的调查后，我部认定GSMA滥用了其行业影响力来限制竞争，并通过将某些利害关系人（非运营商）排除在决策范围之外，从而主导了移动设备中eSIMs技术标准的设计。为了回应我部的调查，GSMA起草了新的标准发展程序，遏制了某些利害关系人的反竞争能力，以防止破坏性技术的出现。除此之外，新规则还要求了标准批准小组必须获得相关运营商和非运营商成员中各别多数的批准，从而打破了先前运营商对批准流程的完全控制。此项调查凸显了标准发展流程中固有的不平衡或不透明的潜在陷阱。

我部在标准发展程序的衡平性方面的立场与美国行政管理和预算局A-119号通函所采取的观点一致，该通函指出，“知识产权政策应……考虑包含知识产权持有人和那些寻求实施该标准者在内所有利害关系人的利益。”经验表明，一群集体行动的实施人可能既有动机也有手段施行有利于他们自身利益并损害他人利益的反竞争政策或规则。任何其他这种共谋，如果这些行为最终导致了专利持有人在标准发展过程中的投资不足，也将可能对创新发展构成严重的威胁。因此，维持标准发展程序的衡平性不仅对鼓励专利持有人在标准发展过程中的参与和竞争而言十分重要，对于确保不会出现更严重的反垄断法问题而言更是至关重要。

为了达成参与程度的最大化，并使标准发展组织能获得其标准中的最佳技术解决方案，规范标准发展组织活动的规则应该是不带有偏见的。我们呼吁IEEE考虑是否需要修改对其规则进行修改，以促进IEEE标准发展活动的充分参与、竞争、以及创新。

您诚挚的，

Makan Delrahim

英文原文：https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download

文章来源：知识产权家