原告O.S GmbH公司是一家总部位于德国慕尼黑的跨国公司,主要生产制造光源产品。在越南,原告在照明设备,如电灯泡、灯管和发光二极管等行业领域,拥有一系列欧司朗(OSRAM)商标。
原告发现,两个国家顶级域名[osram.com.vn]和[osram.vn](涉诉域名)在2014年被一越南自然人(被告)注册使用。使用该域名的网站主要销售原告带有欧司朗商标的产品。
原告先向越南知识产权研究所(VIPRI)寻求关于商标侵权的评价结果,评价结果有利于原告一方,后又通过执行官办公室(Bailiff Office)启动侵权证据见证程序。
2019年初,原告向越南河内法院起诉,请求法院:(1)撤销被告的两个域名;(2)被告向原告支付5亿越南盾(约21,700美元)的实际损害赔偿,含财产损失、收入下降损失和商业机会损失;(3)被告向原告支付2亿越南盾(约8,700美元)的律师费;(4)被告在报纸上公开道歉。
基于案件事实,法院于2019年7月24日作出2019年DSST第29号判决:
1.撤销两个域名,原告享有优先注册权。
2.被告向原告支付203,960,000越南盾(约8,870美元)的费用,含律师费。
3.被告在报纸上公开道歉。
4.被告另需支付10,198,000越南盾(约445美元)的庭审费用。
5.法院驳回原告主张的5亿越南盾(约21,700美元)的损害赔偿请求。
本案关注点如下:
一、越南[.vn]域名抢注日渐严重,主要有以下表现形式:
1.越南本地、外国自然人或组织注册含有或仿照其他外国公司商标的域名[.vn];
2.越南本地、外国自然人或组织在与商标所有权人商业关系到期或终止后,继续持有含有[.vn]的域名;
3.注册人将该域名指向(或威胁指向)另一个诋毁性的网址;
4.注册人将含有或模仿其他外国公司知名商标的域名,间接指向自身的另一个域名网址。通过这一方式,当互联网用户用关键词搜索知名商标时,可以提高注册人的网站在谷歌中的搜索排名。
上述行为中,注册人一般是出于恶意而利用外国公司的商标,敲诈勒索商标权人,或企图从商标权人的竞争对手处获益。一些自然人注册他人的知名或驰名商标,但并不使用该域名开展经营活动,而是伺机从商标权人处获取利益。域名的获取主要依据“先到先得”原则。因此,应及时注册以避免域名抢注行为。
二、可以采取的解决商标域名争议(域名抢注)的主要措施
1.与注册人协商或调解解决;
2.仲裁解决;
3.采取行政措施,主张注册人注册使用争议域名构成不正当竞争行为;
4.向法院提起民事诉讼。
三、越南较为常用的域名抢注解决措施
1.向法院提起民事诉讼;
2.向越南科技部监察部门提起行政措施。越南科技部(MOST)负责[.vn]域名争议的解决,而信息通信部(MIC)负责[.vn]域名管理。2016年TTLT-BTTTT-BKHCN第14号联合公报发布后,科技部与信息通信部之间逐渐加强合作,通过行政措施解决纠纷更为高效便捷。但当注册人为自然人时,如果注册人地址不准确,行政执法部门就难以找到注册申请人,从而不利于解决纠纷。此时可通过民事诉讼缺席判决,有效解决域名纠纷。
四、在商标域名争议中胜诉的先决条件是涉诉商标在越南注册,并被广泛商业使用
根据越南知识产权法第130(d)条规定,域名抢注是不正当竞争行为,受损害一方可在越南提起诉讼。如果商标权人希望胜诉,可以考虑向法院提供以下证明材料:
1.权利人广泛、持续地使用其商标,且商标所附着的商品或服务为公众所知悉。可作为证据使用的材料包括:广告宣传、市场推广、展览展示等信息;销售量;分销商、合资企业和协会布局体系;投资规模;国家机构和大众传媒的评价;消费者喜好;其他体现企业、商标附着商品或服务的知名度和声誉的信息。
2.被诉一方曾在互联网上使用该域名进行广告宣传或商品信息介绍,销售或许诺销售该商品或相似、相关商品或服务,给商标权人的名誉或实际利益造成损害。
3.被诉方注册与他人在越南广泛使用的知名商标相同的域名,1年内未曾在越南使用该域名。但在商标权人通知被诉方后,有合理理由相信注册人注册该域名仅是希望通过转售获取利益,或阻碍商标权人注册该域名。
五、消极持有域名的主观状态
转让或撤销诉争域名的条件之一是,该域名被实际用于发布侵犯知识产权的信息。因此,不同于统一域名争议解决政策(UDRP),消极持有域名并不一定构成恶意。权利人需密切关注未实际使用的域名,一旦被使用,应立即采取措施主张权利。
六、民事侵权损害赔偿
此案中,原告主张的侵权损害赔偿并未获得法院支持。实践表明,在越南主张侵权损害赔偿并非易事,大部分侵权损害赔偿都因不存在实际损失而被驳回。因此,原告需提供足够的证据证明其因侵权行为受到实际且直接的损害,且证据必须明确、合法,表明侵权和损害之间具有直接因果关系。
七、民事诉讼律师费用
根据越南知识产权法第205.3条,除侵权损害赔偿外,工业产权权利人也有权向法院要求侵权人承担雇佣律师的费用。因此,原告有权起诉主张律师费用。
八、执行官的见证人材料(Bailiff’s Witness Document)
对于互联网知识产权侵权,执行官的见证人材料对于记录侵权证据非常关键,通常情况下易被法庭认可。执行官见证人材料主要记录证据性事实,用于支持一方的观点,或证明某交易存在的合法性,或证明法律关系的存在。
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