来自Pinsent Masons律师事务所的Peter Koch和Mark Marfé认为，对于德国联邦法院最近作出的有关Sisvel诉Haier一案的裁决，SEP持有人之所以感到满意，是有多种原因的。
Sisvel是一家管理他人拥有的通信技术SEPs的企业。2020年5月该案最初宣判之后，裁决理由在近日才被发布。
德国联邦法院作出该裁决之后，德国关于标准必要专利（SEP）许可的法律已与英格兰和威尔士的适用法律更加接近。法院确认了使用SEP的企业只有在他们愿意以任何被认为是公平、合理、无歧视性（FRAND）的条件从持有人那里获得许可的情况下，才被视为该技术的乐于接受许可的人（willing licensees）。英国伦敦上诉法院已经认可这一意见。近年来，英格兰、威尔士、荷兰、德国等国家的法院已经作出了大量与SEP许可有关的判例。这些国内判例受到了欧盟法院（CJEU）在2015年对华为诉中兴一案裁决的限制。该案裁决考虑了专利持有人的权利主张违反欧盟竞争法的情况。CJEU在其裁决中规定了SEP持有人和实施人在协商FRAND许可条款时必须遵循的步骤。CJEU在华为案中确认，SEP持有人必须首先向其实施人发出书面通知，告知其技术涉嫌专利权侵权。作为回应，实施人必须确认其愿意获得FRAND许可。然后，SEP持有人有义务提出FRAND许可要约。该要约必须由被指控的实施人接受。如果被指控的实施人认为该要约事实上不符合FRAND条款，则必须根据FRAND条款进行反要约。SEP持有人不接受反要约的，必须以FRAND的名义提出自己的要约，在这种情况下，实施人有义务在通过法院解决争议之前，同意按照持有人要求的金额提供保证金。但是，CJEU的裁决也引发了其他问题，例如许可谈判中必须采取的确切步骤，以及裁决中提出的一些概念（包括乐于接受许可的人）。此后，欧洲各国的法院都给出了自己的解释。在Sisvel诉Haier案中，德国最高法院——德国联邦法院也发表了自己的看法，确认了德国下级法院在一项总体上有利于权利持有人的裁决中几个裁决要点。德国联邦法院确认了2009年《橙皮书标准》的决定。根据这一决定，在专利侵权诉讼中，如果涉案专利为SEP，且实施人已试图在某些条件下获得该SEP的许可，则被告可以顺利地提出原告滥用支配地位的抗辩，以反对授予禁令。德国联邦法院裁定，如果SEP持有人在实施人表明其是否愿意订立许可之前，就对实施人提出SEP主张，那么从竞争法的角度来看，SEP持有人的行为可能会被视为“滥用”。这是因为SEP持有人将被视为没有做出足够的努力，以适当告知实施人侵权，并与之进行许可谈判。联邦法院还处理了CJEU在华为案中规定的几项义务。1. 通知要求（Notification requirements）根据CJEU的裁决，SEP持有人必须将其所指控的侵权行为通知实施人，并告知其需要获得许可。实施人不得过度要求更多的专利技术细节，从而作为拖延谈判进程的手段，实施人应自行评估或寻求外部协助。2. 实施人的通知回应（Response to notification by the implementer）如果SEP持有人提供的信息不足以评估侵权，实施人应当立即作出回应。值得注意的是，SEP持有人可以将通知发送到实施人的母公司。3.做好要约（Making good the offer）值得注意的是，在实施人充分宣布其愿意获得FRAND许可后，SEP持有人才能提交许可要约和拟议费率的基础。4.乐于接受许可（Willingness to take a licence）“乐于接受许可的人”（a willing licensee）的概念源于欧盟判例法，该概念对于法院和其他仲裁员如何看待SEP许可争议至关重要。任何SEP诉讼的核心问题之一，始终都是参与谈判的实施人必须如何才能被视为“乐于接受许可的人”。）例如，实施人仅表明其愿意考虑订立许可协议是不够的。相反，正如英格兰和威尔士的法院在Unwired Planet 诉 Huawei案中所确认的那样：“一个乐于接受许可的人必须是一个愿意以事实上符合FRAND的条款获得FRAND许可的人。Haier最初的声明“我们希望与您进行正式谈判”，或者其任何后续声明，均未满足按照符合FRAND的条款认真、毫无保留地愿意接受许可的要求。尽管实施人可以保留质疑所指控之侵权成立和所涉专利之有效性的权利，但实施人不能以此为条件而作出接受许可的意愿。5.一揽子许可（Portfolio licences）SEP持有人可以提供包含SEP和非SEP在内的一揽子许可，前提是不要求实施人为使用非SEP而付费。此外，许可费的计算方式不得歧视只想在有限地域内开发产品的实施人。与法院裁决一致，全球一揽子许可谈判是常见的做法，从效率的角度来看，这也将使实施人受益。但是，如果SEP持有人希望提供一揽子许可，则有义务在其侵权通知中提供有关一揽子许可的足够信息。详细程度取决于具体情况。6.对比许可（Comparable licences）SEP许可要求提供非歧视性的要约。德国联邦法院回答了这样的问题，即是否要求SEP持有人平等对待所有被许可人，以及第一份许可是否作为默认协议，以使未来所有的许可提议都与之对比。
通常不要求专利持有人以相等的条件向所有用户授予许可。
合理、非歧视性条款的构成通常取决于多种因素，而且这些因素一般没有客观定义。
实施人必须根据公认的商业惯例进行谈判。
在某些情况下，专利持有人可以根据更有利的条款授予许可，但这并不意味着所有许可都将以相同的条款授予。
7. 赔偿计算（Damages calculation）实施人必须意识到的另一个要点是，SEP持有人有权要求不受FRAND许可费率限制的损害赔偿，损害赔偿的计算可以基于损失的利润或实施人的利润。关于德国SEP诉讼的关键问题，德国联邦法院的裁决提供了更多的法律确定性。法院明确指出，实施人的消极行为将被视为拖延策略，而不是一个乐于接受许可的人的行为。上文有关比较许可的法院意见，对于将来的德国FRAND谈判和/或诉讼也有一定帮助，但并非所有FRAND许可和诉讼的悬而未决的问题都得到了回答。 有趣的是，德国法院和英国法院在诸如非歧视等问题上更加趋于一致。关于德国法院是否像英国法院在Unwired Planet 诉 Huawei案中所做的那样，愿意在处理FRAND争议时确定许可费率，还是一个悬而未决的问题。原文链接：https://www.iam-media.com/frandseps/sisvel-v-haier-frand-decision-analysis
