许多人认为,如果商标所有人不对商标的侵权使用提出异议,商标权就会被“放弃”或丧失,但这种说法并不完全准确。
就未能起诉侵权人对商标权的影响而言,法院方面存在很多不确定性。一些法院认为,起诉与否不会造成任何区别。其他法院则认为,不起诉会导致商标权的放弃或丧失。还有一些法院持中间立场,认为不起诉会降低商标的强度,但不会导致商标权被完全放弃。
首先,必须牢记的是,这个问题涉及未能起诉某个侵权人是否会影响商标所有人对其他侵权人或整个世界的权利。商标所有人一段时间内未起诉某个侵权人,后来又试图起诉同一侵权人,则是另外一个完全不同的问题。后面这个问题涉及懈怠延误原则(laches),这不是本文的主题。一般而言,商标放弃是指商标所有人停止使用商标,且无意恢复使用。三年不使用即推定放弃。当商标所有人的行为导致商标成为通用名称时,也会发生商标放弃的情况。参见《美国法典》第15卷第1127条。根据《兰哈姆法》中的这些严格定义,问题应该是未起诉侵权人是否会使商标成为通用名称(因为未起诉大概不会伴随着停止使用)。但实际上并非所有法院都是这样处理这个问题的。■ 未起诉与商标放弃无关:这一观点的依据是,不能因为其他侵权人的不法行为未被起诉,就放过侵权的被告。支持这一观点的还有政策方面的考虑:如果商标所有人因为没有起诉每一个侵权人而面临丧失权利的威胁,那么法院系统就会被那些仅仅为了避免造成商标放弃而提起的小纠纷所淹没。加利福尼亚州、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、纽约州的联邦法院以及商标审查与上诉委员会均持这种观点。■ 未起诉导致商标成为通用名称而被放弃:该理论认为,如果商标所有人长期不起诉侵权人,以至于该商标被竞争对手和客户广泛使用,成为产品的通用名称,那么不起诉就会导致放弃。值得注意的是,这一理论并不一定会因为商标所有人未起诉某个侵权人而对其进行惩罚;未起诉和允许侵权使用的范围必须更为广泛。伊利诺伊州、纽约州的法院以及商标审查与上诉委员会均持这种观点。■ 未起诉损害了商标的强度:这一理论实际上与商标放弃(完全丧失权利)无关,尽管法院并未排除强度丧失严重到这一程度的可能性。这一理论的前提是商标法最基本的原理:商标在消费者心目中象征着特定商标与特定公司的产品或服务之间的联系。从这个角度看,允许竞争者使用商标会削弱消费者心目中的这种联系:侵权使用越多,消费者心目中的联系就越模糊(越不牢固)。第二、第五、第六和第十一联邦巡回法院以及商标审查与上诉委员会均持这种观点。这个问题并不容易回答。简单来说,答案是“不”,商标所有人不必起诉每一个侵权人,在孤立的侵权案件中不起诉很可能不会导致商标放弃。但是,如果在侵权行为普遍存在的情况下不采取行动,则会对商标所有人的权利产生重大影响。
正因如此,许多在商标组合上投入巨资的大公司在起诉侵权人时都会谨慎行事。这是因为,对于侵权使用多少才算过多,并没有明文规定,而且在潜在侵权人刚开始使用混淆性近似商标时就对其进行处理可能更经济,而不是等到使用范围越来越广、侵权人对商标的投入越来越大时再处理。在通过起诉侵权人来保护商标时,许多客户误以为不迅速采取行动就会自动放弃商标,但问题远非如此简单。谨慎的企业所有者应该关注侵权使用,并在必要时采取适当行动。然而,对侵权使用、商标在整个市场中的普遍性以及其他因素进行仔细分析,有助于制定品牌保护战略,既能保护商标所有人的权利,又不会引起不必要的诉讼。
本文编译自:https://www.jdsupra.com/legalnews/can-i-lose-my-trademark-rights-if-i-don-8314454/