导读
在一项开创先例的裁决中,第五巡回法院推翻了下级法院的裁定,允许社交媒体巨头TikTok Inc. 将一家中国软件公司对其提起的知识产权诉讼从得克萨斯州移至加利福尼亚州,理由是诉讼中所述行为发生在得克萨斯州以外。
第五巡回法院10月31日表示,其有意通过裁决来指导地区法院何时适合移交专利案件,并指出地区法院和联邦巡回法院经常不得不在“几乎没有”指导的情况下审查移交裁定。
第五巡回法院在10月31日的裁决意见中指出:“我们已经认识到,变更审理地点的裁定往往具有‘超越案件本身的重要性......因为审理地点转移的裁定很少受到审查’,而且‘地区法院......在适用我们确立的规则时很少考虑结果的一致性’”。
上诉法院认为,得克萨斯州西区法院阻止TikTok请求将北京美摄网络科技有限公司的诉讼转移至加利福尼亚州北区法院的做法是错误的。上诉法院称,2008年 In re: Volkswagen of Am. Inc. 案中所确立的规则中没有一个因素支持阻止转移。
在Volkswagen案中,第五巡回法院认为,寻求转移令的一方必须证明另外的审理地点“显然更便利”。便利因素包括获得证据的途径、证人所在地以及其他实际问题,如法院案件量过多和成本效益。
美摄公司称,其一名前雇员非法与TikTok共享了美摄在中国获得专利的源代码,然后TikTok涉嫌使用该源代码在流行的社交媒体平台上开发视频编辑功能。第五巡回法院称,被指控的行为主要发生在中国和加利福尼亚州,而非得克萨斯州。
根据第五巡回法院的意见,只有获得安全许可的雇员才能获得相关源代码,而只有在中国的开发人员和加利福尼亚的工程团队这两组人拥有安全许可。
虽然视频编辑功能背后的工程团队中有一名成员住在得克萨斯州,但上诉法院表示,如果案件留在得克萨斯州审理,一名证人无法抵消大部分证人将面临的“巨大不便”。
第五巡回法院认为,源代码在加利福尼亚州法院更容易获得,因为在得克萨斯州只能通过 “远道而来”的他人获得。
法院称:“本案与得克萨斯州西区唯一的联系是美摄公司决定在那里提起诉讼。”
上诉法院还反驳了下级法院的裁定,即美摄公司的诉讼请求是基于得克萨斯州的法律,因此得克萨斯州的法院最有资格处理该案件。
第五巡回法院指出:“地区法院和美摄公司均没有解释为什么管辖美摄公司根据州法提出诉讼请求的得克萨斯州法律如此‘异常神秘’,以至于加利福尼亚州北区法院的法官不具备处理这些诉讼请求的资格。”
上诉法院的结论是,地区法院保留此案的裁定“明显滥用了自由裁量权”,导致了“明显错误的结果”。
第五巡回法院称:“与Volkswagen案一样,这里没有任何一个因素支持拒绝移交案件。得克萨斯州西区没有相关证据,与绝大多数相关证人相隔数千英里,而且与案件争议完全无关。”
上诉法院承认,自Volkswagen案判决以来的15年中,尽管被问及的次数超过 2000次,但其适用Volkswagen案确立的规则发布的判例意见不到10份。法院称,最近,联邦巡回法院在审理将专利案件从得克萨斯州西区移出的诉讼请求时,做出了几项相互矛盾的裁决。
根据第五巡回法院的说法,10月31日的裁决将提高得克萨斯州西区对专利转移案裁定的一致性,该区的法官Alan Albright是美国最繁忙的专利法官。
本案名为In re: TikTok, Inc.,案件编号为23-50575,由美国第五巡回上诉法院审理。
本文编译自:https://www.law360.com/ip/articles/1739088/5th-circ-allows-tiktok-to-move-ip-row-to-calif-