联邦巡回法院于2023年12月4日撤销了对英特尔公司索赔21.8亿美元的侵权判决，称VLSI Technology LLC在计算损害赔偿时出现了错误，并且法院错误地禁止了英特尔提出新近获得计算机芯片专利许可的抗辩。
判例意见指出，VLSI的专家计算损害赔偿的方式包含了非侵权功能的因素，因此并不可靠。巡回法院撤销了要求英特尔赔偿15亿美元的判决，并将案件发回就损害赔偿进行重审。此外，巡回法院称美国地区法院法官Alan Albright滥用了自由裁量权，后者认为英特尔在2020年7月获得与VLSI有关的专利许可后等待了太长时间，才于同年11月要求增加新的抗辩。巡回法院指出，损害赔偿重审应允许英特尔加入上述抗辩。2021年3月的判决结果令人瞠目，其中一项专利的字面侵权赔偿金为15亿美元，第二项专利的等同原则下侵权赔偿金为6.75亿美元。联邦巡回法院撤销了第二项较小赔偿金额的裁决。12月4日的裁决几乎抹杀了VLSI去年在韦科市Albright法官法庭上取得的全部胜利，这只是对这项十亿美元侵权裁决的最新一次打击，关于这项裁决的论点是：英特尔销售的微芯片所做的事情正是一家私募股权基金所拥有的专利描述的，而这家私募股权基金正在将以前英特尔在欧洲的主要竞争对手恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors）手中的专利货币化。2023年早些时候，韦科案中涉及的两项专利均被专利审查与上诉委员会宣布无效，专利审查与上诉委员会的程序冗长曲折，涉及多重质疑和各种“误导性的法律和事实陈述”。但这一裁决还需接受联邦巡回法院法官合议庭的审查，而且仍在美国专利商标局的调查之中。美国巡回法官Richard Taranto在法院对判决本身的裁定中写道，英特尔的律师未能成功地证明其微芯片没有做与15亿美元相关的VLSI专利中描述的任何事情。不过，他们提出了一个令人信服的理由，即VLSI的律师未能正确使用等同原则来得出6.75亿美元的数字，而这个数字与另一项专利有关。陪审员们已经明确拒绝了英特尔的芯片确实做了该专利所描述的事情这一观点。根据周一的判例裁决，陪审员之前错误地同意了VLSI的观点，即该专利在法律上也做了与另一项专利等同的事情。Taranto法官代表10月份审理此案的合议庭写道：“VLSI 的等同证明......是不充分的。”在裁决中，上诉法院法官对陪审员从佐治亚理工学院一位名叫Tom Conte的教授那里听到的证词进行了抨击，这位教授受雇于VLSI，目的是让陪审员相信英特尔的芯片做了与另一项VLSI 专利等同的事情。但他未能说服Taranto法官。在引用了陪审团听到的Conte与VLSI 律师Alan Heinrich（来自 Irell & Manella LLP）之间的一页据称相关的来往证词后，上诉法院的法官得出结论：“上述证词没有提供任何充分的证据”。在法律上，15亿美元这个数字的处境有些不同。12月4日的裁决支持了英特尔对这一数字提出的不同观点。首先，这个巨额数字本身不能作为法律判决。英特尔公司的律师说服了Taranto法官和其他法官，认为Murali Annavaram犯了一个“很容易发现的错误”，他曾是英特尔的高级研究员，后来去了南加州大学工作，又受雇于VLSI来说服陪审员，使他们相信支持VLSI 15亿美元索赔案的数字是正确的。在10月份的听证会上，Annavaram的数字问题引起了合议庭的热烈讨论，上诉法院的另一位法官、美国巡回法院法官Timothy Dyk告诉律师们“似乎很清楚”这一计算包括了非侵权产品和功能。这成为了头条新闻。在听证后就这一问题提交的一些文件中，合议庭似乎同意Dyk法官的观点。Annavaram的数字“偏离了专利技术价值评估的基本逻辑”，12月4日的裁决得出了这样的结论。需要重新进行审理，让VLSI的律师“有机会提供经纠正的损害赔偿计算”。英特尔发言人12月4日在一封电子邮件中告诉新闻媒体：“英特尔期待着向陪审团证明，发回初审法院审理的VLSI专利也没有什么价值。得克萨斯州著名专利事务所McKool Smith的专利律师Nick Matich尽管没有参与此案，但他告诉新闻媒体，12月4日的裁决“似乎是VLSI的胜利”，因为裁决基本上没有触及其整体的“损害赔偿计算方法”。Matich说：“VLSI 只需要修正发回重审时其使用的一些数据。” Matich还说，如果不是在专利委员会就相关专利的有效性提起相应诉讼，这个结果将“促使各方达成和解”。但也许最有说服力的是，Taranto法官也支持英特尔的论点，即应该允许英特尔主张其庭审前几个月提出的一个新论点，即英特尔已经拥有VLSI起诉英特尔的所有专利的许可。英特尔辩称，其2012年与一家名为Finjan Inc.的公司达成的和解和专利许可协议也应扩展至VLSI的专利。该许可适用于Finjan及其“关联方”拥有的专利，英特尔称其中包括VLSI。2020 年，Fortress Investment Group控制的实体收购了Finjan，Fortress还管理着拥有VLSI的投资基金。英特尔表示，这场交易使Finjan和VLSI成为了关联方，因为两家公司均处于Fortress的控制下，从而使英特尔获得了VLSI专利的许可。Taranto法官强调这是一个“非常狭义的认定”，他在裁定中写道，需要“更多的诉讼”来确定英特尔的这一论点是否有意义。他写道，Albright法官过快地驳回了这一论点。他写道：“地区法院认为英特尔在7月24日的获得专利许可和11月10日的申请提交之间不适当地拖延了申请提交时间，这一结论属于滥用自由裁量权。”关于2020年交易的性质和2012年和解的措辞，还需要更多的书面材料，法官才能做出确定的判断。他写道：“判例法不足以明确回答这里潜藏的重要问题。”他补充说：“关于VLSI作为非签约方是否可以受2012年许可协议约束的问题，根据所提交的授权和提出的论据，我们认为答案不够明确。”涉讼专利为第7,523,373和7,725,759号美国专利。本案名为VLSI Technology LLC v. Intel Corp.，案件编号为22-1906，由美国联邦巡回上诉法院审理。
本文编译自：https://www.law360.com/ip/articles/1772834/fed-circ-vacates-vlsi-s-2-2b-win-over-intel
