10月17日，美国专利商标局（USPTO）更新了《2019年专利客体适格性审查指南》（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance ，以下简称“2019 PEG”），该指南最初于今年1月份公布。

2019 PEG就如何应用美国最高法院的Alice/Mayo测试法向专利审查员发出了新指示，该测试法用以确定一项权利要求是否指向“抽象概念”（abstract ideas）等不适格的客体。

USPTO表示，此次更新是对2019 PEG公布之后收到的公众意见的回应，“并未改变2019 PEG，但进一步解释了USPTO如何适用这些指导意见”。

此次更新主要对以下几点内容作了进一步解释：

1. 如何评估一项权利要求是否描述（recites）了司法例外事项（judicial exception）；

2. 2019 PEG中“抽象概念”的分类；

3. 如何评估司法例外事项是否被整合到实际应用；

4.“初步证据案件”（a prima facie case）的要求和证据的作用；

5. 专利审查团对2019 PEG的适用情况。

此外，USPTO还新增了四个生命科学和数据处理领域的专利申请的假设示例，并提供了一份新的与客体适格性有关的法院判决表。

知识链接——Alice/Mayo测试法

Alice/Mayo测试法是基于美国最高法院Bilski、Mayo、Myriad、Alice等一系列判例而产生的专利保护客体审查方法和步骤，即USPTO在审查一项权利要求所指向的客体是否具有可专利性，应当遵循以下步骤：

Step 1：判断权利要求的客体是否属于方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）或组合物（composition of matter）这4种法定发明类型之一。如果不属于，则以其属于不适格客体而驳回该权利要求；如果属于，则继续应用Step 2进行判断。Step 2也就是所谓的Alice/Mayo测试法，分为两步：

Step 2A：判断权利要求的客体是否属于可授予专利权之客体的司法例外事项；司法例外包括抽象概念(abstract idea)、自然法则(law of nature)、自然现象(natural phenomenon)；

Step 2B：如果属于司法例外，则再判断权利要求中是否包含“显著更多”的要素，使它们超出司法例外的范畴。如果包含，则该权利要求仍然具有客体适格性。

（2019 PEG之前的审查步骤，截取自2019 PEG 10月份更新文件）

但是，由于司法例外事项过于宽泛，对“抽象概念”缺乏有效定义，而且Alice/Mayo测试法也不够明确，从而导致审查结果具有不稳定性和难以预测性。USPTO于今年1月份公布了《2019年专利客体适格性审查指南》，将Alice/Mayo测试法的第一个步骤（也就是上述Step 2A）细化为如下两个子步骤：

Prong One：判断权利要求是否描述了司法例外事项（抽象概念、自然法则、自然现象）。其中，2019 PEG还将抽象概念限定为三类：数学概念（Mathematical concepts）、组织人类行为的特定方法（Certain methods of organizing human activity）、心理过程（mental processes）。

Prong Two：如果权利要求描述了某个司法例外事项，则进一步判断所述司法例外是否整合到实际应用（integrated into a practical application），如果整合到实际应用中，则可认定该权利要求所描述的客体不属于司法例外事项。

（2019 PEG中对Step 2A的细化，截取自2019 PEG 10月份更新文件）

此次USPTO发布的更新中，进一步解释了审查员应当如何评估司法例外是否整合到实际应用。例如，进一步强调了审查员应当考虑美国最高法院和联邦法院确定的考量因素（如改进技术、实现特定治疗或预防、以特定机器实施）；同时，要求审查员将权利要求作为一个整体来考虑，也就是说，司法例外所包含的限制与司法例外之外附加要素，应当结合在一起以考虑该司法例外事项是否被整合到实际应用中。

（文章编译整理于：www.uspto.gov）