美国专利商标局(USPTO)于2026年3月20日发布一项最终规则,要求所有住所位于美国境外的专利申请人、发明人及专利权人,在向USPTO提交任何文件时,必须由美国注册专利律师(即通过专利代理资格考试的执业律师)或美国注册专利代理人(即通过专利代理资格考试的非律师专业人员)代理。住所位于美国境内的申请人、发明人及专利权人仍可自行办理相关事务。
自2026年7月20日起,USPTO将正式实施这一重大程序性变革。凡专利申请中列名的发明人、申请人或专利权人中,只要有任一主体的住所位于美国境外,则该申请必须由美国注册专利律师或专利代理人代理。即便其他相关主体均位于美国境内,只要存在一名“外国住所”主体,整件申请即适用该代理要求。
对于外国律师事务所、拥有全球研发团队的企业、跨境合作项目、境外子公司、国际科研人员或联合开发合作方而言,必须确保自项目启动之初即聘请美国注册专利执业人员。需要特别注意的是,“外国”并非以国籍为判断标准,而是以发明人或实体的法
定住所或主要营业地为准。换言之,一个项目中只要存在一名住所位于美国境外的参与者,即可能触发该项新规下的代理义务。
该规则旨在遏制欺诈行为、提升申请质量,并推动美国专利实践与全球主要专利局的制度趋同。这也是过去十年来美国专利程序领域最为重要的改革之一。该规则在政策导向上与USPTO于2019年实施的、要求外国商标申请人必须由美国律师代理的规则相呼应,但两者并不完全相同,均体现出USPTO打击外国主体自行提交欺诈性申请、强化执法监管的整体趋势。
最终规则的核心内容
一、强制由美国注册专利执业人员代理
凡住所位于美国境外的申请人及专利权人——以住所而非国籍为判断标准——必须由在USPTO注册且执业状态良好的专利执业人员代理。其中,自然人的“住所”指其永久合法居所;法人或其他组织的“住所”指其主要营业地。
该要求适用范围广泛,不仅涵盖新申请,还包括:补正文件、信息披露声明(IDS)提交、申请数据表(ADS)提交、请愿(petitions)、优先权及利益主张、微实体资格声明等。
仅有通过USPTO考试并完成注册的执业人员,方可在专利事务中代理他人。
二、申请日取得与实质合规要求的区分
住所位于美国境外的发明人,即使尚未委任执业代理人,仍可能先行取得申请日。但申请中的关键组成部分,如优先权主张、ADS信息、微实体申报及其他必要文件,在正式委任美国注册专利执业人员之前,将不被USPTO接受。
这体现出专利程序与商标程序之间的重要差异:专利申请在特定条件下可以先取得申请日,但在未满足代理要求前,仍被视为程序上不完整。
三、执行机制
USPTO将通过多项机制执行该规则。未签署或签署不符合要求的文件将不会被纳入案卷记录。此外,USPTO还可发出“不合规代理通知”(Notice of Non-Compliant Representation),要求申请人在规定期限内委任合格的执业代理人。
遏制欺诈行为是该规则的重要立法动因。由于注册执业人员受职业道德规范、报告义务及纪律处分机制约束,即使申请最终被放弃,USPTO仍可就相关不当行为追究责任。
四、提升效率与优化资源配置
该规则亦体现了USPTO在效率与资源配置方面的考量。通过减少外国主体自行提交的程序性缺陷申请,USPTO旨在降低审查员纠错所耗费的时间,并减轻专利申请处理部门的行政负担。
USPTO出台该规则的原因
USPTO提出本次改革主要基于以下考虑:
首先,推动国际规则趋同。欧洲、日本、中国及韩国等主要知识产权局均已要求外国申请人由本地具备资质的执业人员代理。
其次,应对日益增多的欺诈与虚假陈述行为,包括虚假的微实体资格声明、不准确的发明人或专利权人信息,以及通过境外未受监管的中介机构提交申请文件等。由于美国注册专利执业人员需遵守职业伦理、申报义务及纪律监管,USPTO在执法上拥有更强的约束力,而这一点在面对外国主体自行提交申请时往往难以实现。
第三,提高申请准确性与审查效率。自行提交的申请通常需要后续更正、补充说明,甚至需审查员大量介入;若自始即由专业代理人参与,可显著提升申请质量并减少程序延误。
与2019年USPTO商标代理规则的比较
USPTO于2026年出台的专利规则,在政策目标上与2019年的商标代理规则高度一致:二者均旨在减少欺诈性申请、提升对美国法律与程序要求的遵循、确保提交内容的准确性,并限制外国主体自行办理。
但两者亦存在若干关键差异:
首先,代理人资格要求不同。商标规则要求由美国执业律师代理(尽管从实务角度看,仍建议聘请具有丰富商标经验的律师),而专利规则则要求由更具专业性的USPTO注册专利律师或专利代理人代理。
其次,程序后果不同。商标申请在未聘请合格代理人的情况下通常不会被受理;而专利申请仍可能获得申请日,但在满足代理要求前,将被视为不完整申请。
再次,“外国主体”的认定范围在专利领域更为宽泛。专利规则中,只要任一申请人、发明人或专利权人住所位于美国境外,即触发代理要求;而商标规则通常仅以商标权利人的住所为判断依据。
最后,尽管两项规则均旨在打击欺诈行为,但专利规则更直接针对若干具体滥用情形,如虚假的微实体主张、不当优先权主张以及欺诈性通信文件提交。这也反映出,近年来来源于美国境外的专利申请中此类问题呈上升趋势。
对外国申请人及专利权人的实务影响
住所位于美国境外的个人及实体,应积极采取合规措施:
尽早聘请美国注册专利执业人员,尤其是计划于2026年7月或之后提交美国专利申请的主体;
全面梳理现有专利组合,关注即将到来的期限,特别是涉及执业人员签署的事项;
确保ADS、微实体资格声明、请愿及后续提交文件,均由合格注册执业人员依法签署并提交;
预判USPTO可能就规则生效前已提交的申请发出代理要求通知,并提前做好应对准备。
编译自:https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-issues-final-rule-requiring-u-s-2925780/
