加拿大专利法包含一些独特的程序性和实体性要求,可能对外国公司的权利要求范围、申请及审查成本、专利期限和可执行性产生重大影响。理解这些差异——从软件的可专利性标准,到专利期限调整的机会——对于制定有效的北美知识产权战略、在控制成本的同时尽可能扩大保护至关重要。
地区:加拿大 领域:知识产权
适用读者:(译者注:本文的“外国公司”指非加拿大公司)外国公司的专利法律顾问、首席技术官及知识产权管理人员;这些公司在技术、生命科学、清洁技术、软件或人工智能领域拥有创新成果,并需要将加拿大专利保护纳入其北美或全球知识产权战略。虽然外国从业者大体熟悉加拿大的专利制度,但加拿大法律和实务的若干方面与美国及欧洲等地框架存在实质性差异。这些差异可能影响可专利客体、申请及审查策略、权利要求撰写、期限管理、专利期限调整、权利行使以及整体专利组合成本。因此,在其他法域适宜的决策,在加拿大未必能够产生预期效果。
让外国专利权人付出最大代价的假设:大多数外国专利权人都明白,必须在加拿大单独取得专利保护。更为常见、代价也更高的假设是:为美国、欧洲或PCT程序制定的申请和审查策略,几乎无须修改就能在加拿大实施。
实际上,加拿大专利法具有若干独特的程序性和实体性要求,可能对权利要求范围、申请及审查成本、专利期限和可执行性产生重大影响。在权利要求撰写、请求审查的时机、专利组合管理以及审查意见答复方面作出决定时,通常需要针对加拿大的制度单独分析,才能实现预期的商业目标。
同时,这些差异并非仅仅涉及合规问题。加拿大的专利程序还可能提供战略机会,增强更大范围的北美或全球专利组合。视具体情况而定,加拿大实务可能在申请及审查程序、权利要求管理和专利组合规划方面提供额外的灵活性,可用于支持整体专利目标及成本管理策略。
因此,更适宜的做法是将加拿大视为一个值得单独进行战略考量的法域,而非外国专利申请计划的常规延伸。及早关注加拿大特有的要求和机会,有助于避免不必要的成本、保留申请及审查过程中的灵活性,并增强最终取得的专利权在加拿大境内以及在整体国际专利战略中的价值。
加拿大拥有强劲的创新型经济,在软件、人工智能、电信、清洁技术、生命科学、制药、农业、先进制造及自然资源等领域均十分活跃。专利保护往往是企业加拿大市场战略中的关键组成部分,尤其是在技术创新构成重要竞争优势的情况下。
加拿大的专利受《专利法》(Patent Act)及《专利规则》(Patent Rules)调整。加拿大是《巴黎公约》《专利合作条约》(PCT)、《专利法条约》及多项便利国际专利权取得和管理的国际协定的成员。因此,外国企业会发现,加拿大的专利制度总体上较为熟悉;但加拿大特有的若干实体及程序规则,仍可能显著影响申请策略、申请及审查成本以及专利权的可执行性。
1 可专利性要求
任何新的、有用的技术(art)、方法、机器、制成品、物质组合,或者对上述任何对象作出的新的、有用的改进,均可能在加拿大获得专利。一般而言,一项发明要具备可专利性,必须:
· 具有新颖性;
· 具有有用性(utility);
· 具有非显而易见性;以及
· 属于可授予专利权的客体。
《专利法》明确将单纯的科学原理和抽象定理排除在可专利范围之外。加拿大法院还就软件、人工智能、商业方法、医疗发明、诊断方法和生物技术形成了具体的判例规则。
a 可授予专利权的客体
软件 人工智能及计算机实施的发明
加拿大并未将软件相关发明一概排除在专利保护之外,但加拿大实务与某些其他法域有所不同。
2026年3月,加拿大知识产权局(CIPO)发布了涉及软件、人工智能及计算机实施的发明的修订指引。根据该指引,可专利性判断以对权利要求作目的性解释(purposive claim construction)及物理性要求(physicality requirement)为基础。具体而言,2026年指引重新强调,应以目的性解释作为可专利客体分析的起点。审查员通过目的性解释识别权利要求的必要要素后,将评估所要求保护的客体是否具备所需的物理性,即其是否构成某种实际应用的一部分,而该实际应用具有物理存在,或者表现出可辨识的效果或变化。对于计算机是唯一物理要素的计算机实施的发明,指引要求审查员考虑:该权利要求能否区别于仅将抽象思想、数学公式、科学原理或抽象定理编程到计算机上。因此,谨慎撰写权利要求并针对具体权利要求进行分析尤为重要。
因此,软件和人工智能发明在加拿大的申请及审查策略必须独立评估,不能只是照搬美国或其他法域的权利要求形式。能够在美国专利商标局(USPTO)获准授权的一组权利要求,未必符合加拿大的物理性要求。在加拿大提交软件或人工智能专利申请的外国公司,应在请求审查之前,让专业人员审查其权利要求是否符合加拿大关于可专利客体的要求,因为在这一阶段进行修改最具成本效益。
生命科学与医疗创新
同样,可专利性问题也经常出现在生命科学领域。在加拿大,医疗治疗方法长期以来一直被认定为不可授予专利权的客体。
加拿大最高法院最近在 Pharmascience Inc. v. Janssen Inc., 2026 SCC 26 一案中澄清了这一排除规则的范围。法院确认,药物给药方案并不会仅仅因为涉及施用药物,就自动成为不可专利的客体。相反,判断重点在于:权利要求是否试图垄断专业医疗技能与判断。法院维持了针对某一药品的特定给药方案的专利权利要求的有效性,为制药和生物技术公司提供了重要指引,并增强了给药相关创新可专利性的确定性。预计这一判决将影响加拿大的专利撰写及申请审查策略。
2 取得专利保护
在加拿大取得专利保护,可以直接向CIPO提交加拿大专利申请,也可以通过PCT途径进入加拿大国家阶段。
加拿大实行先申请制。因此,企业应尽早考虑提交专利申请,并尽可能在任何公开披露之前提出申请。
加拿大的申请要求与其他法域类似,但具有以下值得注意的特点。
a 宽限期
对于源自发明人或申请人的披露,加拿大提供12个月的宽限期。在符合一定限制条件的情况下,发明人在申请前12个月内自行作出的公开披露,未必会导致其随后提交的加拿大专利申请无效。不过,申请人应尽可能避免依赖宽限期,尤其是在计划于其他法域寻求保护时。
b 优先权主张
加拿大承认根据《巴黎公约》和PCT提出的优先权主张。一般而言,要求在先申请优先权的加拿大专利申请,必须在该在先申请的申请日起12个月内提出。
加拿大制度的一个特点,是对优先权主张的更正和完善提供较大的灵活性。在许多情况下,提出优先权请求的期限为以下两者中较晚届满者:自最早优先权日起16个月,或者自加拿大申请日起4个月,但须遵守一定限制。此外,作为加拿大实施《专利法条约》的一部分,申请人目前可以在特定情况下恢复已丧失的优先权。如果申请是在正常的12个月优先权期限届满后、额外的2个月期间内提出,在符合规定要求的情况下,可能获准恢复优先权。这可在因疏忽而错过优先权期限时提供重要保障。
c 小实体资格 费用减免
加拿大对符合“小实体”(small entity)条件的申请人减收官方费用。一般而言,小实体包括雇员人数为100人或以下的企业以及某些大学。符合条件的申请人可以享受申请费、审查费、维持费及其他专利官方费用的减免。
应在申请时及整个申请审查过程中谨慎评估小实体资格。不正确地声称享有小实体资格,可能对专利的有效性和可执行性产生影响;企业应确保在要求费用减免前核实其资格。
3 专利申请的审查程序
与某些法域不同,加拿大不会自动启动审查。申请人必须在规定期限内,即自加拿大申请日起4年内,提出审查请求并缴纳规定费用。
《专利规则》近期的修订,使申请及审查策略变得日益重要。对于在2022年10月3日或之后提出审查请求的申请:
· 超过20项的权利要求须缴纳超项权利要求费;
· 在收到规定数量的审查报告后,可能需要提出继续审查请求(request for continued examination,RCE);
· 如果仅剩轻微缺陷,可能发出附条件授权通知;
· 在适用情况下,须提交符合ST.26标准的序列表;
· 权利要求管理已成为控制申请及审查成本的一项重要考量。
虽然加拿大目前征收超项权利要求费,但其制度仍相对灵活。独立权利要求的数量不受限制,且仍允许多项从属权利要求。有策略地撰写权利要求并管理其数量,可以在保持有实质意义的保护的同时,显著降低申请及审查成本。
与美国不同,加拿大没有继续申请制度。虽然可以提出分案申请,但鉴于加拿大关于重复授权(double patenting)的判例规则,必须谨慎管理分案申请。因此,应在申请及审查程序的早期考虑权利要求策略和分案申请决策。
a 应有注意标准与第三方权利
近期修订还针对某些错过期限的情形引入了“应有注意”(due care)标准。
具体而言,错过某些维持费缴纳期限或提出审查请求的期限后,恢复权利可能需要证明:尽管已根据当时情况尽到应有注意,仍然发生了该项遗漏。如果无法达到所要求的标准,可能永久丧失专利权利。
应有注意制度显著提高了建立健全案件期限记录和管理系统的重要性。习惯于其他法域较宽松恢复程序的外国申请人应注意:如果错过关键期限,且不能满足适用的应有注意要求,其在加拿大的权利可能丧失。此外,在申请被视为放弃或专利失效后的某些期间内,第三方可能取得相应权利,从而限制随后恢复的专利权的可执行性。
b 加速审查
加拿大提供若干机制,可加快专利申请的审查。
专利审查高速路
加拿大参与多项专利审查高速路(Patent Prosecution Highway,PPH)计划,允许申请人利用参与该计划的外国专利局作出的有利审查结果。同样,在加拿大取得的有利结果,也可能有助于推进参与该计划的外国法域中的申请审查程序。
绿色技术申请
如果一项技术的商业化有助于解决或减轻环境影响,或者有助于节约自然资源,其专利申请可能通过简化程序获得加速审查。对于许多希望更快取得专利保护的清洁技术创新者而言,加拿大已成为具有吸引力的法域。
特别命令加速审查
此外,如果不提前审查可能损害申请人的权利,也可能获得加速审查。
4 专利期限与专利期限调整
对于申请日为1989年10月1日或之后的专利,在缴纳维持费的前提下,专利期限通常为自申请日起20年。
加拿大还在特定情况下提供专利期限调整(patent term adjustment,PTA),以补偿专利权人在申请审查过程中因可归因于CIPO的延误而受到的影响。虽然PTA的适用须满足具体法定要求,但对于拥有重要商业价值专利组合的专利权人而言,这是一项重要的新发展。
PTA并非自动给予,只有满足法定要求时才可获得。调整的具体期限取决于可归因于CIPO的延误程度,并可能因申请人在申请审查过程中的某些行为而缩短。因此,申请及审查策略可能直接影响能否获得PTA及其期限。
企业应注意以下实务事项:
· 高效推进申请审查程序可能有助于保留获得PTA的资格。某些程序事项,包括提出继续审查请求(RCE),可能影响PTA的计算,应作为整体申请及审查策略的一部分予以考虑。
· 提出审查请求的时机可能具有相关性。由于PTA与规定的申请审查时间安排有关,申请人在为重要申请制定提交及审查策略时,应考虑对PTA的影响。
· 专利组合管理应包括PTA评估。对于覆盖关键产品或技术的专利,申请人应将潜在的PTA资格评估纳入更广泛的专利全生命周期及独占期规划。
加拿大的PTA制度为专利权人提供了一项有价值的工具,有助于尽可能延长重要发明的有效保护期限。拥有重要加拿大专利组合的企业,在管理申请及审查策略和评估知识产权资产的整体价值时,应考虑PTA的潜在影响。
5 权属转让与许可
加拿大专利申请须列明发明人以及专利权利的所有人,后者称为申请人。在不存在转让的情况下,发明人通常是专利权利的初始所有人。
当发明由雇员、顾问、承包商或研究合作方开发时,经常会出现权属问题。企业应确保劳动合同、顾问服务合同及合作协议明确规定知识产权归属和转让义务。
专利申请和专利可以全部或部分转让或许可。转让及权属变更可以在CIPO登记,通常建议企业保持准确的权属记录。专利许可可以是独占许可、排他许可或普通许可,并主要受合同约定调整。
6 专利权的行使与司法救济
专利权人通常可以向加拿大联邦法院寻求专利权保护;在某些情况下,也可以向各省的高等法院寻求保护。
已授权专利享有有效性推定,但仍可能因缺乏新颖性、显而易见、缺乏有用性或属于不可专利客体等理由而受到挑战。
近期一项值得注意的发展,是专利申请审查档案在诉讼中的重要性上升。《专利法》第53.1条允许在特定情况下,将加拿大申请审查历史中的部分材料作为证据提出,以反驳专利权人就权利要求解释所持的立场。因此,申请人在申请审查过程中提出论点时应谨慎,因为这些陈述日后可能影响维权程序。
专利侵权的救济措施可能包括禁令、损害赔偿、侵权获利返还(accounting of profits)、责令交出或销毁侵权产品,以及诉讼费用裁决。
7 企业的实务考量
加拿大专利实务中的以下事项,对外国企业尤为重要:
· 必须在加拿大单独取得专利保护;
· 加拿大提供12个月的发明人披露宽限期;
· 在有限情形下,12个月优先权期限届满后仍可恢复优先权;
· 软件和人工智能发明受加拿大特有的审查指引约束;
· 尽管医疗治疗方法仍被排除在可专利范围之外,药物给药方案仍可能具有可专利性;
· 超项权利要求费和RCE要求会影响申请及审查策略;
· 错过期限可能触发应有注意要求及第三方权利;以及
· 加拿大提供多种加速审查机制。
因此,外国企业应及早考虑加拿大特有的这些问题,以改善加拿大专利保护的范围、可执行性及商业价值。
编译自:https://www.mondaq.com/canada/patent/1854322/patents-in-canada-a-practical-guide-for-foreign-businesses
