加拿大政府正在修改现行专利法案和专利规定,以使其专利制度现代化。一套新的规定(简称“新规定”)将会取代现行专利法规定,并于2019年10月30日生效。那么,依据加拿大专利新规申请专利时,我们需要注意以下几点:
1.PCT国家阶段进入的42个月期限
大多数国家对于《专利合作条约》(PCT)项下进入国家阶段的最后期限作了限制或者不作延长。当国家阶段进入期限已经届满,如果还想进入国家阶段,加拿大总是被当作“备胎”(最多有42个月的期限可以进入加拿大国家阶段。)
根据新规定,加拿大的国家阶段进入期限仍然是自PCT申请优先权之日起42个月内,但申请人必须向加拿大知识产权局(CIPO)提交一份声明,以说明其未在30个月内进入国家阶段是“非故意的”(unintentional)。
2.专利申请恢复程序
此前的规定允许申请人在12个月内仅仅支付一笔费用就能够恢复一项被放弃的申请,而不受任何损失。新规定下,部分申请的恢复不再是“理所当然”。下列情形中的申请,其恢复的前提是申请人具备“应有的注意”(due care):(1)因未支付维持费或者未请求审查而放弃的申请,或(2)因未支付维持费而过期的专利。“应有的注意”的定义目前尚不清楚,但可能是比“非故意的”更高水平的注意义务。
3. 申请期限变短
新专利制度缩短了以下期限:(1)请求实质审查的期限从自申请日起5年缩短为4年;(2)回应审查员报告的期限从自审查员提出报告之日起6个月缩短为4个月,并且可以延长2个月;(3)领证费的缴纳期限从发出核准通知之日起6个月缩短为4个月。
4.避免非正式翻译
进入国家阶段时,必须在CIPO发出通知后3个月内提供说明书的英文或法文译本,否则该申请案将被放弃。翻译后的说明书将替换现有的说明书。任何随后的修改必须要从翻译后的说明书中合理地推论出来。因此,确保翻译的准确性是非常重要的。
5.专利申请记录不容反悔原则
在以前的专利制度中,没有(或很少)规定专利申请记录不容反悔原则。根据2018年12月13日生效的《专利法》最新修正案,(1)用于专利申请案诉讼的书面通知,以及(2)申请人与CIPO之间的书面通知,可能牵涉专利申请范围的解释。值得注意的是,CIPO向申请人发出的书面通知可能会影响专利申请范围的解释。因此,答辩和回复应该十分谨慎。
6.优先权申请证明副本
根据新规则,对于新的申请,必须提交优先权文件的证明副本或者该证明副本在CIPO指定的数字图书馆提供。如果未提交证明副本,则CIPO将会发出一份通知,提交证明副本的期限可延长2个月。
此外,必须在要求提前公开之前提交证明副本。提前公开是加快专利审查的必经程序,在加拿大是一项普遍的申请策略。
7.新的第三方权利
根据新规则,如果申请人或专利权人没能按时缴纳维持费,或者申请人错过了请求审查或缴纳审查费用的期限,可能会出现授权前的第三方权利。第三方权利可能在错过维持费缴纳期限或者审查请求期限6个月后产生。即使专利或专利申请后来被恢复,第三方也可以实施可能构成侵权的行为,并免于侵权诉讼。
此外,最近对《专利法》的一些修正案扩大了在先使用权的抗辩范围。如果一个人在优先权日之前善意地( in good faith)实施了侵犯专利的行为,那么该人在优先权日或之后实施的同样的行为,不构成对该专利的侵犯。
当然,并非所有的变化都是“坑”。专利规则还有许多变化,其中一些可以使申请人受益。例如,当申请人非故意地错过了通常情况下的12个月优先权期限时,申请人可以获得额外2个月的宽限期以恢复优先权主张(总共14个月)。
(文章来源:https://www.ipwatchdog.com/2019/09/09/beware-traps-new-canadian-patent-rules/id=113009/)