单一专利的引入能够让在整个欧洲范围内建立专利保护的过程变得更加高效快捷,因此也能够促进对于创新发明的保护;统一法院的设立则意味着,只需获得一份判决便能在所有的参与成员国阻止侵权商品的销售以及对专利工艺的使用。利益相关者需要了解新体系和现行体系的并行运作方式,才能既利用其优势,又会不被试图这样做的竞争对手打个措手不及。对于在欧洲开展业务、关注知识产权保护和利用的企业而言,我们建议其对单一专利和统一专利法院进行了解,以制定针对性的欧洲专利申请和诉讼策略。本指南将概述单一专利和统一专利法院涉及的主要方面,并对企业应考虑的问题进行探讨,帮助企业为2023年6月单一专利和统一专利法院的施行做好战略准备。
单一专利和统一专利法院主要特点一览
单一专利
◆ 单一专利是覆盖多达24个参与成员国的单一专利制度◆ 如需在参与成员国获得单一专利(而非多个欧洲专利),申请人必须在欧洲专利局作出授予专利决定的一个月内提交申请◆ 仅需提供一份说明书翻译文件:欧洲专利是法语或德语的,需提供英语翻译;欧洲专利是英语的,需提供欧盟语言翻译◆ 单一专利的续展费用与在《欧洲专利公约》(EPC)四个最热门的缔约国生效的欧洲专利的续展费用大致相同◆ 单一专利将于2023年6月1日生效;日出期(Sunrise Period)登记将提前三个月,于2023 年3月1日起正式开放自2023年1月1日起,申请人收到授权意向通知书(即欧洲专利局根据《欧洲专利公约实施细则》第71(3)条发出的通知)后,可请求欧洲专利局在单一专利可用前暂缓授予专利,并且/或者也可以提前请求获得单一效力。◆ 统一专利法院作出的单一判决将覆盖所有参与的成员国◆ 统一专利法院拥有一批经验丰富、训练有素的专利法官◆ 预计至少在最初的几年内,统一专利法院的主要地方分庭采取的做法都将与相应的国家法院相似(即地方分庭的做法会带有一部分的“地方特色”)制定专利申请和诉讼策略时也应将国家法院诉讼纳入考量,可将其作为统一专利法院的替代手段或是并行方案,包括统一专利法院体系之外的国家(例如英国)。预计统一专利法院也将留意英国专利法庭作出的专业判决。选择加入(Opt-in)还是选择退出(Opt-out)?
选择退出
专利权人可能希望通过申请退出,将欧洲专利从统一专利法院的管辖范围中移除,从而防止专利受到针对其有效性的集中攻击(central attack)。在统一专利法院正式运行之前,将有一段时间为日出期,可在这段时间内申请退出。因此,需要尽早对现有的专利组合进行评估。相关要点如下:
◆ 在日出期注册开放时(2023年3月1日)准备好提交申请◆ 在专利和任何后续补充保护证书(SPC)的有效期内均有效◆ 如果统一专利法院的诉讼正在进行中或曾处于待决状态,则无法选择退出选择退出的专利权人将可免费选择撤回其退出申请(即选择重新加入)。如果在国家法院的诉讼正在进行中或曾处于待决状态,包括在《统一专利法院协议》生效前已经完成的诉讼,则无法选择重新加入。在欧洲获得专利权和进行诉讼存在多种选择,因此建议专利权人尽早制定专利组合管理策略,以确定其欧洲专利、单一专利和国家专利的组合方式。可供专利权人选择的策略包括:◆ 对所有的发明选择相同的专利“类型”:这是最简单直接的策略,但或许不能带来最高的成本效益。此外,考虑到可选择的国家和专利的强度,这一默认的专利类型在特定情况下可能并不理想。作为成本和最佳保护之间的折衷,专利权人可能被建议理所当然地为所有发明申请同一类型的专利,但也应针对特定情况积极考虑选择其他不同的类型。◆ 国家专利:在某些情况下,申请国家专利也是妥善之选,包括仅需在欧洲的几个司法管辖区取得专利权的情况(例如,专利涉及为特定市场开发的某项产品)。◆ 具有单一效力的欧洲专利/单一专利:单一专利和未选择退出的欧洲专利可通过一次集中攻击被宣告无效;因此如果对专利有效性拥有足够信心,并且需要在整个欧洲范围内获得保护(例如,医药新化学实体专利,即 NCE 专利),或者涉及需要在专利诉讼经验不足的国家进行维权,那么专利权人应考虑选择这一路径。◆ (传统)欧洲专利:如果欧洲专利涉及具有重要经济价值的产品,但是专利强度存在不确定性,则可考虑选择退出。这样一来,即使专利在一两个司法管辖区被宣告无效,在其他司法管辖区的有效性也还仍然具有价值。◆ 考虑将不同类别的母案和分案专利进行组合:专利权人可考虑持有具有单一效力、保护范围很窄的母案(或者已经选择加入单一专利体系的欧洲专利)以及已经选择退出、保护范围更广的分案专利(需考虑《欧洲专利公约》中禁止双重专利的规定)。这种“双枪”策略可能成本较高,但可以让专利权人实现风险对冲,因此或适合作为关键产品的专利策略。该策略也将让专利权人为几乎相同的技术既获得单一专利又获得欧洲专利。因此,专利权人应审慎评估其待决申请,以加强其未来的专利维权策略。为了能够在现有申请的基础上获得单一专利,《单一专利条例》生效时,相关申请应仍处于待决状态(详情请见上文)。◆ 考虑取得专利的成本和速度:欧洲专利局的程序耗时良久、收费高昂,相较之下,一些国家专利局的程序则轻松得多(例如,比利时、法国、意大利和荷兰)。在某些情况下,只要取得可以行权的专利(即使是不太完善或未经审查的国家专利),便能在商业上带来巨大优势。
◆ 被许可人可能更倾向于专利权人选择退出,然而双方目前的许可协议中可能不包含相关条款。被许可人如果希望避免出现专利被集中攻击的情况,现在就应重视这个问题,并与许可人进行商讨。◆ 独占被许可人将有权在未经专利权人同意的情况下专利行权,除非许可协议另有规定。被告可以以专利撤销提出反诉,相关反诉文书将被送达给专利权人,使其成为诉讼的当事人之一。因此,专利权人应认真检视现有的独占许可协议。◆ 非独占被许可人则没有这样的选择,除非许可协议另有规定(即,除非协议赋予了被许可人该项权利),因此非独占被许可人也应认真检视其许可协议。专利诉讼:美国 vs 欧洲
由于经济和商业方面的原因,美国历来都被视作极具吸引力的专利诉讼地,毕竟只需获得一个法院的判决便能在全球最重要的消费市场之一为专利权人提供保护。
然而,欧洲新的专利系统将覆盖多达24个成员国和约4亿消费者,单一专利和统一专利法院的出现将为全球各地的企业提供另一具有吸引力的选择。除了能覆盖一个重要的消费市场外,与美国的地区法院相比,预计统一专利法院侵权诉讼程序更为高效、成本更为低廉:◆ 没有或只有有限的口头证词环节,因此审判时间较短◆ 关于案情的一审判决或能在略长于一年的时间内完成在大多数情况下,败诉方需承担胜诉方的大部分法律费用
◆ 多元化战略:准备好在 2023年6月1日新规正式生效后授予
◆ 密切关注参与成员国批准《统一专利法院协议》的进展情况
◆ 在哪个国家需要获得国家生效?
制定选择退出战略
◆ 获得必要的委托书
◆ 准备好提交选择退出的申请
◆ 检视独占被许可人是否拥有在未经许可人同意的情况下提起诉讼的权利
为统一专利法院的首次诉讼做好充分准备
◆ 监控记录选择退出情况的登记簿,及时识别潜在机会和威胁
◆ 准备好在统一专利法院运行时提起诉讼
◆ 确保申请正确无误(日出期登记册开放后)
为诉讼做好准备
◆ 考虑提起诉讼的地点
◆ 准备好用于上传文件的文件管理系统
专利授权
准备好申请具有单一效力的欧洲专利,即单一专利