导读
自2018年9月6日上任成为得克萨斯州西区联邦地区法院(以下简称“得州西区法院”)的联邦法官以来,Alan Albright法官因其对专利权人的倾向迅速成为美国专利诉讼案件中最繁忙的法官之一,曾受理2021年美国23%的专利案件。2022年7月25日,得州西区法院制定了关于分发专利案件的新规,案件不再自动分配给Alan Albright。据统计,2021年广州企业涉美专利诉讼约20%发生在得州西区法院。本文将对得州西区法院新规的制定背景、短期影响以及对其他联邦地区法院案件受理的长期影响进行分析,有助于广州出海企业了解美国专利诉讼案件分配新动向,为涉美专利诉讼管辖法院的选择及风险防控提供参考。 美国得州西区法院新规则规定,向Waco分庭提起的专利案件不再自动分配给著名的Alan Albright法官(曾受理2021年美国23%的专利案件)。此后一个月,该联邦地区法院新的专利案件明显下降,但依然存在。 7月25日的命令制定了一项新政策,该政策规定将在Waco分庭立案的专利案件随机分配给12位法官。 根据法律分析公司Lex Machina的统计数据,在该命令颁布前的六个月内,得州西区法院受理的专利案件占全美专利案件的24%,而特拉华州联邦地区法院占19%,得克萨斯州东区联邦地区法院(以下简称“得州东区法院”)占12%。 随后的30天内,在得州西区法院立案的专利案件有45起。相比之下,该命令颁布前的六个月,每30天在该联邦地区法院立案的专利案件平均达80起。 首席法官Orlando Garcia发布上述命令之前,在该法院Waco分庭立案的每起专利案件都分配给Albright法官审理。Albright法官是该分庭的唯一法官,此前是专利诉讼律师,他鼓励专利所有人在该分庭起诉。 Albright法官制定了一系列吸引原告的政策,例如制定快速审理时间表,很少颁发中止令或移送案件。原告对此的反应则是,2021年全美有23%的专利案件是在该庭立案,几乎相当于全部在得州西区法院立案的专利案件。 Albright法官不过是全美600多位联邦地区法院法官之一,而他一个人包揽了大量专利案件。这一现象引起了美国多位参议员的批评。美国最高法院首席大法官John Roberts也被迫宣布专利审判地是司法机构亟待解决的问题之一。人们普遍认为新政策是对以上关注的回应。 命令颁布后,案件有十二分之一的几率分配给Albright法官,而其他11位法官的专利经验有限,有人猜测这会导致很多专利原告避开得州西区法院,开始寻求在其他法院起诉。 尽管新案件数量减少,但是但仍有部分专利所有人似乎不愿放弃该法院,观察人士就此提供了几种可能的解释。 Lex Machina公司的专利法法律数据专家Elaine Chow说:“案件数量总体而言下降了。我认为故事才刚刚开始。新命令无疑产生了影响,但程度如何?我觉得我们需要再等几个月到一年看看。”她指出,根据新命令,诉讼当事人仍有可能抽到Albright法官,这就足以成为原告选择留在该法院起诉的原因。 Duane Morris LLP的Bert Greene猜测,有些诉讼当事人可能还不知道新命令,同时另外一些当事人或许不过是想赌一把,看看自己能否成为那幸运的十二分之一,得到Albright法官的审理。 身为该所奥斯汀办事处管理合伙人的Greene 说:“如果没有那么幸运,他们可能会主动撤诉,另寻他处起诉。” 在命令颁布后的一个月内提起的45起案件中,分配给Albright法官之外的其他法官的案件已有5起自愿撤诉,多数是由同一名原告撤诉。 Fenwick & West LLP的Michael Sacksteder指出,即使在Albright法官将得州西区法院变为全美最繁忙的专利审判地之前,每年也有一些专利案件在该院立案。很多大公司,尤其是科技行业的公司,在该地区法院管辖区域内设有经营场所,使得该法院成为提起侵权诉讼的较优选,因此反正无论如何(原告)都想在这个法院起诉,不管案件会分配给哪位法官。 有人征求Albright法官和Garcia法官对此事的看法,但二人未予置评。
案件分配
尽管对Waco立案的案件进行了随机分配,Albright法官仍然分配到了16起专利案件,明显多于该区法院的其他法官。该区法院的其他11位法官每人分配的案件数量为个位数,且多数人不超过3起。 原因似乎在于,分配并非绝对随机,许多新案件是由已有相关案件由Albright法官受理但尚未审结的原告提起。在最初分配给他的8起案件中,多数是由案件已由他受理但尚未审结的原告提起。其他8起新案件原本分配给该地区法院其他分庭的法官,但这些法官后来出具了一份简短的移送命令,表示与Albright法官已达成一致,同意将案件移送给Albright法官审理。同样,这些案件的原告均有很多案件已由Albright法官受理。 Duane Morris的Greene称,当一位法官被分配到一个案件时,另一位法官(如Albright法官)已经有一个类似专利的未决案件,那么,得州西区法院的习惯做法是,第一位法官会将相关案件移送给受理最早提起案件的法官。 天普大学比斯利法学院教授Paul Gugliuzza称,这一做法似乎解释了有些原告继续在得州西区法院起诉的原因。他说:“对于新案件与未审结案件(特别是由Albright受理的未审结案件)的当事人来说,该地区法院仍然很有吸引力,至少就案件继续由Albright受理的可能性而言。”他指出,近期立案的案件中,越来越多的案件今后可能最终转给Albright法官审理。
对其他联邦地区法院的影响
新规则提出带来的主要问题是,原告离开得州西区法院后,会去哪里提起专利诉讼。早期数据表明,已受理了大量专利案件的其他两家联邦地区法院或许会成为热门之选。 在命令颁布前的六个月内,得州西区法院受理的专利案件占全美专利案件的24%,而特拉华州联邦地区法院占19%,得州东区法院占12%。 命令颁布后的一个月内,特拉华州联邦地区法院和得州东区法院后来居上,受理的专利案件占同期全美专利案件的比例分别为21%和17%,而得州西区法院下滑至第三位,为15%。 特拉华州联邦地区法院一直是受欢迎的专利诉讼审判地。众多公司设立于特拉华州,因此选择该法院为案件适当审判地并不费力。Fenwick的Sacksteder说:“由于这个原因,我预计特拉华州联邦地区法院的占比最终还会继续上升。” 对于许多原告而言,得州东区法院可能更有挑战性。在2017年美国联邦最高法院作出限制专利诉讼的起诉法院的裁定之前,它一直是最受欢迎的专利诉讼审判地。 根据该裁定,被控侵权人需在拟起诉的联邦地区法院管辖区拥有长期固定的营业场所,而得州东区法院管辖区相对比较乡村化,作为专利诉讼目标的很多大公司未在此设立长期营业场所,并不满足这一要求。 Gugliuzza说:“很多一度对得州东区法院敬而远之的原告现在正在回归该法院,但匆忙之下,他们会因新的审判地制度而碰壁。”他指出,最高法院的审判地裁定如何适用于得州东区法院尚未在法院广泛测试,因为得州西区法院那时来得正是时候,Albright法官就任后,向许多潜在被告在该地区法院管辖区有经营活动的原告提供了有吸引力的诉讼地选择。 就职于Greenberg Traurig LLP律所奥斯汀办事处的律师Janis E. Clements在电子邮件中表示,她预计将有更多案件在得州东区法院提起,因为美国各地的许多律师有在得州东区法院出庭的经验,了解目前实行的专利案件审判架构。她又说:“得州西区法院有非常优秀的法官,因此原告继续在得州西区法院提起诉讼一点也不意外。” Duane Morris的Greene称,很多专利所有人可能会先观望一阵,看看法院对新命令的态度后再决定在何处立案,这么做可能是希望新命令能被撤销。他说:“我认为长期来看存在很大的不确定性,新命令最终影响如何,是否会一直有效?因此,有些并未仓促立案的原告可能会先冷眼旁观,等尘埃落定再说。” Lex Machina的Chow称,一个月的数据仍然是小样本,因此,其认为还要花一些时间才能弄清楚Garcia法官命令的真实影响。
本文由广州知识产权保护中心,广东省海外知识产权保护促进会共同编译自Law360。