导读
美国爱达荷州正推动立法以惩罚“专利流氓”,该项法律旨在保护州内企业不受非法、恶意专利侵权的影响,更加高效地解决专利侵权纠纷。若该项法律通过,在美国爱达荷州涉嫌提起恶意专利诉讼的当事人需要提交足以覆盖诉讼费用的保证金。“专利流氓”通常指一些积极发动专利侵权诉讼以获取赔偿,却从没生产其专利产品的个人或公司,在知识经济蓬勃发展和知识产权保护不断加强的大背景下,“专利流氓”诉讼案在全球范围内爆炸式增长,美国尤甚。
2022年9月6日,爱达荷州司法部长通知一家联邦法院,称司法部长办公室将采取行动为爱达荷州2014年的一部法律(即《反“专利流氓”法》)开展合宪性辩护。该法律已在州议会通过,旨在让公司利用设立于该州的联邦法院来惩罚所谓“专利流氓”,但该法律尚未得到实践检验。爱达荷州代理律师请求设于该州的美国联邦地区法院首席法官David C. Nye允许他们对驳回起诉动议予以反驳,该等驳回起诉动议由两家互为关联方的专利持有公司Longhorn IP(以下简称“Longhorn”)和 Katana Silicon Technologies LLC(以下简称“Katana Silicon”)提交,它们卷入了与总部位于该州首府博伊西的数据存储巨头美光科技有限公司(以下简称“美光”)的两起独立诉讼。
在向联邦法院提交的文件中,爱达荷州司法部长Lawrence Wasden对2014年经时任州长Butch Otter签字而生效的《反“专利流氓”法》进行了辩护。该法意在惩罚提起“恶意”专利诉讼的当事人,并规定如果被告能说服法官存在恶意提起诉讼的合理可能,专利持有公司应提交足以覆盖诉讼费用的保证金。在其中一份文件中,州司法部长办公室称,爱达荷州这部法律是保护本州消费者的一部制定法,爱达荷州立法机构制定该法的目的是促进迅速而高效地解决专利侵权索赔,保护爱达荷州企业不受非法、恶意主张专利侵权的行为影响。Longhorn主张爱达荷州这部法律违宪的做法,令这些保护公众的重要措施遭受威胁。
贯穿于诉讼之中的美光和Longhorn的法律纷争因2018年8月Katana Silicon(美光将其称为“Longhorn众多投资组合实体之一”)的一封律师函而引发,现已持续数年。该律师函要求美光购买使用两项专利的许可,而这两项专利最初是授予日本零售电子公司夏普的研究人员的。
根据美光的说法,这并不是第一次面临Longhorn和其关联方的诉讼威胁。美光称早在2016年,他们就向Longhorn的另一家实体Lone Star支付一笔小额赔款,以了结另外一项侵权诉讼,只是为了让Longhorn别再闹了。
但这次,美光并没有这么做。
3月,Katana Silicon在美国德克萨斯州西区联邦地区法院提起诉讼,指控美光产品侵犯了明显是由Kantana Silicon从夏普购买的共计三项专利。随后,诉讼转给Nye法官所在的位于爱达荷州的联邦地区法院受理,而美光律师也在该法院对Longhorn提起确认判决之诉。美光援引爱达荷州2014年的法律,请求法官命令Longhorn提交1500万美元保证金后方可继续诉讼。
Longhorn律师的应对是质疑爱达荷州2014年法律的合宪性。他们认为,根据联邦法律,美国专利商标局授予的所有专利都是有效的,美光起诉有悖于该法律推定。Longhorn律师在向法院提交的文件中称,美光企图利用爱达荷州一部少有人用的制定法来霸凌专利所有人Katana Silicon ,迫使其无法在联邦法院强制执行联邦权利,但是根据联邦法律,可(准确无误地)推定主张这些权利的行为是善意的。他们还认为,Katana Silicon并非这部爱达荷州制定法所针对的那种专利流氓。
截至目前,美光律师已为这部爱达荷州法律做了辩护。上个月,他们向Nye法官提出“各州不会仅仅因为专利法律受联邦制定法调整,而无权纠正滥用联邦专利制度的行为。”他们认为,大多数州现已通过与爱达荷州类似的制定法。他们指出,北卡罗来纳州一位联邦法官去年驳回了对该州法律的合宪性挑战,该法律旨在将恶意寄送专利许可律师函的行为入罪。2013年以来,已有30多个州通过了此类关于专利律师函的法律,但其中许多才刚开始在法庭经受检验。
爱达荷州代表拒绝就此案置评。美光和Longhorn的律师均未回应评论请求。
涉讼专利为第RE38,806号、6,352,879号和6,731,013号美国专利。
两案均由美国爱达荷州联邦地区法院受理,基本信息如下:Micron Technology Inc. et al. v. Longhorn IP LLC,案号1:22-cv-00273;Katana Silicon Technologies LLC v. Micron Technology Inc. et al.,案号1:22-cv-00282。
本文由广州知识产权保护中心,广东省海外知识产权保护促进会共同编译自Law360。