实务指南 | 根据《马德里议定书》进行加拿大指定（下）-关于显著性证据、临时驳回

导读

在《根据《马德里议定书》进行加拿大指定（上）》中我们概述了通过马德里申请加拿大商标中的一些策略。接下来，在《根据《马德里议定书》进行加拿大指定（下）》中，我们将讨论通过马德里申请加拿大商标时如何应对一些临时驳回的情况：

1.了解可能需要获得显著性证据的情况

自2019年起，加拿大审查员可以以商标缺乏固有的显著性为由对商标注册提出异议，也就是说，该商标在本质上无法将一方的商品或服务与另一方的商品或服务区分开来。

以下是品牌所有人可能会收到CIPO提出的缺乏显著性异议的部分示例清单：

■ 主要是知名地理位置（如伦敦或巴黎）的商标，与申请中的商品或服务无关。

■ 看起来与商品或服务相似，并且不以过于奇特的方式描绘的外观设计商标，例如：

640 (1).png 用于葡萄酒； 640 (2).png 用于与供电有关的服务。

■ 颜色的名称与历史上与该颜色有关的商品相关联（如白色代表纸张，红色代表玩具消防车或真正的消防车）。

■ 褒义词或短语，如好极了（WONDERFUL）或世上最佳（WORLD’S BEST）。

■ 单独以姓氏作为商标。如果商标与姓氏相对应，且在字典中没有任何其他含义，那么即使该商标不会被视为姓氏，CIPO也不太可能撤回异议。由不可注册要素组合而成的商标，例如，与“carrots”相关联的“ALFREDSON'S BEST CARROTS”，因为“ALFREDSON'S”主要只是一个姓氏，“BEST”是一个褒义词，而“CARROTS”是商品名称。

■ 某些类型的非传统商标（如声音、颜色本身、味道、气味、质地和三维形状）被认为不具有固有的显著性，只有在申请人证明商标已“获得显著性”的情况下才能注册（下文将讨论）。

推翻提出显著性异议的临时驳回主要有两种选择。第一种选择是提交书面材料，辩称由于商标并非完全没有固有显著性，因此应撤销异议。

第二种选择是提交宣誓书证，证明商标在加拿大申报日已“获得显著性”（在其他司法管辖区有时称为“第二含义”）。获得显著性是指消费者通过销售和广告（或其他方式）已经非常熟悉该商标，并能立即识别出该商标指向申请人作为相关商品或服务的来源。

在准备获得显著性的证据时，要牢记证据必须证明以下几点：

①很大一部分加拿大目标市场会在加拿大申报日之前接触到该商标。任何在加拿大申报日期之后的证据都被认为是不相关的，将被忽略。此外，任何来自加拿大境外的证据都可能被忽略，除非申请人能证明有相当数量的加拿大人在加拿大境外接触过该商标。

②商标在与申请涉及的具体商品或服务相关联时获得了显著性。但商标局往往会认为商标在不同商品/服务上的知名度并不重要。

③商标已在加拿大全国获得显著性。如果证据只能证明商标在加拿大某些地区具有显著性，则注册仅限于这些地区。

鉴于证明获得显著性的要求非常严格，品牌所有人应尽早了解其商标是否可能引起显著性异议。如果是这种情况，不妨咨询加拿大商标代理人，以确定是否有合理的可能性通过论证推翻异议，或者是否需要获得显著性证据。

在提交申请时，没有必要提交已获得显著性的证据。不过，由于收集此类证据可能耗时耗力，因此最好尽早开始这一流程。

2.针对临时驳回提出全面论据

如果品牌所有人收到了CIPO提出实质性异议（如混淆、缺乏固有显著性等）的临时驳回，并决定通过提交书面论据进行答复，品牌所有人不妨考虑提交全面的（而不是敷衍的）论据，原因至少有两个。

首先，为了提高审查的及时性，CIPO于2021年宣布将开始驳回申请，并在某些情况下在第二次及以后的临时驳回中加入以下警告：

另请注意，如果品牌所有人的下一次答复不能推翻所有异议，本申请可能会根据《商标法》第 37(1)条的规定被驳回。

CIPO表示，如果申请人明显试图拖延申请，或者对临时驳回的第二次/后续答复没有提出任何新的论据，CIPO将驳回申请。如果申请被CIPO驳回，那么继续保留申请的唯一选择就是向加拿大联邦法院提起上诉。

尽管CIPO发出了警告，但与待决申请总数相比，被驳回的申请数量仍然微不足道。事实上，CIPO在2021年驳回了5件申请，在2022年驳回了13件申请。不过，品牌所有人应考虑提交全面的论据，以降低被驳回的风险。

其次，更重要的是，与第二次或后续（即一旦坚持异议）答复相比，第一次答复推翻实质性异议的可能性更大。一旦坚持异议，审查员就已经“死心塌地”了，要说服他们重新考虑并撤回异议可能会更加困难。

本文编译自：https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-protection-in-canada-pursuing-6450696/

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